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若商標權人知悉他人將申請廢止,而於申請廢止前三個月內開始使用者,商標雖有使用之事實仍應予以廢止


蔡瑞森/陶思妤

依據商標法第63條之規範,商標權人有使用註冊商標的義務。若商標權人連續3年以上未使用、僅使用其中一部分或變換加附記使用商標,都將使註冊商標遭到廢止。考量商標的功能仍須透過實際使用,才得以真正使相關消費者認識商標與商品或服務之連結,我國商標法為彌補註冊主義之不足,遂設置此補充制度,以彰顯商標之價值。

 

廢止申請人在調查商標權人使用狀況時,有可能因而驚動商標權人使其心生警惕,進而臨訟製造商標之使用證據,以期維護商標權利。針對此種狀況,商標法第63條第3項規定「有第一項第二款規定之情形,於申請廢止時該註冊商標已為使用者,除因知悉他人將申請廢止,而於申請廢止前三個月內開始使用者外,不予廢止其註冊。」。換而言之,如果商標權人知悉他人將申請廢止,而於申請廢止前三個月內開始使用者,即使有商標使用之事實,商標仍應予以廢止。近期智慧財產法院在107年度行商訴字第50號行政判決中,即示範了本條應如何在實際個案上具體應用。

 

本案參加人於第3類「化妝品、燙髮液、染髮劑、人體用清潔劑」指定商品註冊有一系爭商標。原告以參加人之系爭商標有違商標法第63條第1項第2款規定為由,向智慧財產局申請廢止註冊。在廢止程序中,參加人出具SPA館、沙龍等客戶出貨單、發票等使用證據,智慧財產局認為參加人有於「化妝品」商品使用商標,就「化妝品」部分,做出註冊廢止不成立之決定。原告不服決定後提起訴願,訴願駁回後仍不服,因此上訴智慧財產法院。

 

智慧財產法院首先闡明,若商標權人於申請廢止前3個月內開始使用商標,其目的僅在於為避免商標遭廢止,此規避法律之行為,自毋庸保護。法院進一步就本案事證指出,觀諸參加人所提出之出貨單、統一發票等證據,其日期為2016年9月至2016年11月止,為原告廢止申請日2016年11月30日前三個月內。由於原告曾於2016年10月委託徵信公司對參加人之商標使用進行調查,知悉第三人調查系爭商標使用情事,故於申請廢止前3個月內開始使用系爭商標,避免系爭商標遭廢止。因此,揆諸商標法第63條第3項之規定,系爭商標應予以廢止。

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