代工是否為商標使用?

11/01/2011

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商標法規範之商標使用，須以行銷為目的，且參酌商標法為國內法及採屬地主義之精神，商標法規範之行銷區域，須限於我國領域。在此行銷之規範定義下，代工（委託加工製造）是否為商標法規範之商標使用行為，實務見解相當分歧。

依據智慧財產局2005年5月版「商標法逐條釋義」之見解，代工者乃受委託人指示完成標示商標的商品並交貨予委託人，因代工者並無於市場行銷之目的，代工者本身自非該商標之使用人。因此，在代工之情況，原則上代工似仍屬於商標使用，只不過商標之使用人應屬委託加工製造之商標權人，而非代工者。惟若代工者超製受託商品，欲部分行銷市面，則主觀目的已由代工轉變有行銷目的，已構成商標之使用，非經權利人同意，不得為之。

然而相當值得注意的是，特別針對回銷之情況，目前實務見解對於代工是否為商標使用之爭議，在註冊商標使用方面之認定與在商標侵權案件之考量，則採行不同之見解。

依據智慧局2008年7月10日發布之「註冊商標使用之注意事項」之例示，智慧局認為商標法規範之商標使用之行銷區域不限於我國。智慧局認為商標法所稱「行銷之目的」，是指向不特定人自由銷售的行為，而行銷市場的地域範圍，包括行銷於國內市場及自國內外銷，其中「外銷」是指產品自我國領域出口，雖然其後續的商業交易行為是行銷於國外市場，但依商標法規定，在以出口為目的之商品或其有關之物件上標示註冊商標，應認為有使用其註冊商標。因此，於我國有商標註冊之商標權人如係外國人，該商標權人委託國內代工者製造商標商品回銷至本國或第三國，屬貿易上俗稱之OEM（委託加工製造）或ODM（委託設計製造）商業行為，即使該批貨品並沒有直接在我國境內市場上銷售，但確實在我國境內製造，此類型使用商標的方式也符合國內業者從事國際貿易之商業交易習慣，所以商標權人之回銷行為可認為有使用該註冊商標。

不過針對商標侵權之情況，外國商標權人或國內代工者之回銷行為，法院目前多數見解則不認為係屬商標使用行為。依據商標法規定，未經我國商標權人之同意，於我國使用商標原則上應構成商標侵權。不過，當同一商標之商標權人於外國屬於另一權利人時，目前法院多數實務見解則認為，經由外國商標權人委託，在我國代工並貼上商標後，直接將該商品運往委託人享有商標權之國家或地區，因國內代工者並未將該代工商品流入我國市場銷售，不構成商標使用；因此，即使未得我國商標權人之同意而於我國生產製造標示有已於我國註冊之商標商品，不侵害於我國商標權人之商標權。