「全案准駁原則」之調整及實務演進

09/01/2011

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於台灣現行專利法下，智慧財產局並無核准「部分專利權」之法律依據，而須以全案之內容作為考量，惟有在全案經審查認無不予專利之情事，方能准予專利。就專利舉發案而言，智慧財產局於審查舉發人之主張及專利權人之答辯後，縱使認為僅有部分請求項應舉發成立，但基於現行專利相關法規並無核准部分專利權之依據，僅能作成全案舉發成立之審定。此種基於「專利整體性」而衍生之「全案准駁原則」，乃目前實務上之慣行作法。

最高行政法院在2010年11月25日作成之99年度判字第1261號判決中，針對智慧財產局於舉發審定中認為全部請求項無效，而智慧財產法院在行政訴訟中卻認為僅部分請求項無效之案件，即基於上述「全案准駁原則」，仍維持智慧財產局所為「全案舉發成立」之審定；蓋法院亦無任何法律依據，得以部分撤銷其審定。最高行政法院在此則判決中，對於專利權人主張應將原處分撤銷發回智慧財產局，使專利權人有機會就智慧財產法院認為有效之部分請求項再為申復及更正乙節，明確表示此種主張並無依據。

前述「全案准駁原則」，於2011年4月6日立法院一讀通過之專利法修正草案中，將有重大變革。依據上開修正草案之第75條第2項及第81條第2項規定，專利權有二以上請求項者，得就部分請求項提起舉發，而舉發之審定應就各請求項分別為之。準此，一旦專利法修正草案正式通過施行，將來智慧財產局即不再受現行所謂「專利整體性」及「全案准駁原則」之限制，而得就部分請求項作成舉發成立、部分請求項作成舉發不成立之審定。惟此修正草案尚待立法院三讀通過，何時施行無法確定。

最高行政法院在2011年6月3日所作成之100年度判字第896號判決，針對與前述99年度判字第1261號判決相類似情況之案件（亦即智慧財產局於舉發審定中認為全部請求項均無效，但智慧財產法院在行政訴訟中則認僅部分請求項無效），已改採截然不同之處置方式。最高行政法院在此判決中說明，若基於「全案准駁原則」，則行政法院於行政訴訟中進行逐項審查結果，縱認為僅有部分請求項無效，亦無從為部分勝訴、部分敗訴之判決，如此將使「逐項審查」制度在行政訴訟中無實質意義可言。是以，若有此種情形，行政法院應以專利專責機關就應准專利之部分請求項，未於舉發行政程序中踐行專利審查基準舉發章節中所定「專利專責機關應先依職權通知專利權人申復或更正」之義務，判認其舉發成立之審定違法並撤銷之。依此，專利權人即獲得再為申復及更正之機會，確保其專利權效力之存續。

細究最高行政法院在上述100年度判字第896號判決所引用之專利審查基準，其規定之本意，係規範「專利專責機關於舉發程序中，若認為僅部分請求項不具可專利性時，應先依職權通知專利權人申復或更正，若未申復更正，或更正後仍無法克服該部分請求項不具可專利性之情事時，專利專責機關仍須作成全案舉發成立之審定」。過去實務上均將此基準解釋為「應限於智慧財產局審查中，認為僅部分請求項不具可專利性時」方有適用，至於全部請求項均認為不具可專利性時，即不需先行通知申復或更正。前述二案例所涉事實，皆係智慧財產局在舉發程序中認定全部請求項均為無效者。然最高行政法院在100年度判字第896號判決中，透過上述「先行通知」規範之擴大應用，在現行「全案准駁原則」之限制下，提供專利權人申復及更正之機會，對專利權人之保障更為充分。

如前所述，專利法修正草案固已揚棄「全案准駁原則」，但尚未通過施行。行政法院顯然已慮及修法趨勢，故而在近日判決中改採不同於以往之態度，使專利權人能有珍護其專利權之可能性。