專利舉發制度的變革

03/01/2011

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現行專利法自2003年2月6日修正公布、2004年7月1日施行後，智慧財產局仍繼續檢討、修正，並曾舉行數次公聽會聽取各界意見。最後定稿的專利法修正草案，已於2009年12月3日經行政院院會通過，同年12月11日函請立法院審議，目前尚在審查中；此外，智慧財產局亦已針對修正草案之內容，著手進行相關施行細則與審查基準之修訂。依據智慧財產局公布之修正草案，對於專利權人權益影響甚鉅的專利舉發制度，於基本規範設計及實務運作方式等層面，引進相當程度之變革。其中與現行機制間較重要之差異如下：
Ÿ	廢除智慧財產局依職權撤銷專利權之制度，但強化智慧財產局在舉發程序中之職權探知權能
	根據現行專利法，智慧財產局若發現一專利權有法定撤銷事由，得不待第三人提出舉發申請，即依職權撤銷專利權。固然在實務上罕見智慧財產局發動此項職權，但法制上既然有此設計，亦常造成專利權人之疑慮。此次修法乃廢除職權撤銷制度，將專利權之撤銷與否，回歸私人紛爭之處理模式，由兩造當事人自行就專利權之有效性為攻擊及防禦。
	然而另一方面，專利法修正草案亦加強智慧財產局在舉發程序中之職權探知權能。亦即，若智慧財產局於審理舉發時，發現有明顯證據及理由可證明系爭專利無效，或認為重新組合舉發人所提證據（甚至重新組合不同舉發人在不同舉發案中所提證據）可證明系爭專利無效，仍可加以審查並作成舉發成立之審定，惟應先通知專利權人答辯。此與目前智慧財產局通常謹守「僅在當事人主張之理由及證據範圍內進行審查」之所謂「當事人主義」、「辯論主義」及「爭點主義」原則，有所不同。
	智慧財產局在2011年3月舉行的一場教育訓練課程中表示，專利法修正草案中雖擴大該局之職權探知權能，但專利審查官應會本於謙抑立場，只在新證據或理由明顯的情況下為之，而不會如審查專利申請案般，積極主動地自行檢索先前技術證據。
Ÿ	要求舉發人具體化「舉發聲明」，且一旦提出不得變更、追加，僅能減縮
	專利法修正草案中規定，舉發人於舉發申請書中應載明「舉發聲明」；所謂「舉發聲明」，係指舉發人欲請求智慧財產局予以撤銷的請求項數。按以往雖然舉發人亦應在舉發申請書中指明其主張無效之請求項數及對應之舉發理由與證據，但常見舉發人含糊其詞，造成審查上之困擾，故此次修法乃將「舉發聲明」明列為舉發申請書之必要記載事項。
	此外，現行實務上專利權之撤銷採「整體性原則」，亦即若審查認為有部分請求項不符專利要件，則應將整個專利權予以撤銷。然專利法修正草案改變此項原則，智慧財產局可就專利權作成部分撤銷之行政處分。因此，舉發人於提起舉發時，亦可要求撤銷全部請求項，或僅主張撤銷部分請求項。惟舉發人在提出舉發時應確認其「舉發聲明」之範圍，亦即應確定其欲請求撤銷之請求項數，嗣後不得變更或追加，僅得減縮，以求迅速結案。
	另專利法修正草案固允許舉發人減縮其聲明，但為保障專利權人之權益，智慧財產局將於研擬中之專利法施行細則草案中，設置「若被舉發人已具狀答辯，舉發人欲減縮其聲明，應得被舉發人同意」之限制。
	舉發案之審查，僅能在「舉發聲明」的範圍內為之，亦即只能審查舉發人主張應撤銷的請求項。但智慧財產局可依職權探知舉發人未主張之證據及理由，前已說明。
Ÿ	同一專利權有多件舉發案時，得合併審查、合併審定
	專利法修正草案中規定，同一專利權有多件舉發案時，若智慧財產局認為有必要，可合併審查、合併審定，如此可促成紛爭一次解決，並使舉發案之審結更為迅速、有效率。
	由於將數件舉發案合併審查，將結合各舉發人之攻擊方法，通常情形必然對遭受舉發之專利權造成更大之衝擊及影響，對專利權人應屬不利。依據智慧財產局之說明，將來在實務操作上，應會先行徵詢當事人之意見後，始決定是否合併審查。惟合併審查之決定，並非獨立之行政處分，當事人縱有不服，亦無法對此決定單獨提出行政救濟。
Ÿ	舉發程序中有更正案時，若審定准予更正，智慧財產局應於審定書主文中載明
	依據現行專利舉發實務，如專利權人在舉發程序中申請對請求項或說明書進行更正，智慧財產局會合併於舉發程序中作成審定，但僅在審定書之理由中說明更正案之准否；倘當事人對於更正之准否決定有不同意見，則應一併於對舉發審定所提出之行政救濟程序中表示不服。此次專利法修正草案乃進一步規定：「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查、合併審定」，以使現行實務作法明文化。
此外，根據智慧財產局草擬之專利法施行細則草案，將來新法通過施行後，智慧財產局不僅應將舉發案及更正案為合併審查及審定，更應將「准予更正」之意旨明列於審定主文中。然而，對於不准更正之情況，則保持現行作法，不列於審定主文中，僅在審定理由中敘明理由。