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美國最高法院關於專利權利耗盡之見解



       專利被授權人將其實施專利所得之產品出售給第三人供其進一步利用時,原則上,原專利權人不得對該第三人主張專利權,此即所謂「權利耗盡」原則。但,專利權人與被授權人於專利授權契約中訂有相反約定者,專利權人對於授權範圍外之利用仍得主張專利權。美國最高法院在1938年General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co.一案判決中,即認定:授權契約已限定被授權人販售之專利品僅能作為「家用」,而非「商用」,因此專利權人對於作為商用之已出售專利品,仍得主張權利。


       然,在日前LG控告廣達電腦一案中,繼不久前作出數件限制專利權人權利之決定後,美國最高法院又於2008年6月,作出不利專利權人之決定。本案案情為:LG將其專利授權Intel使用,廣達電腦向Intel採購含有LG專利所涵蓋之晶片產品,並同時使用其他零組件組裝成電腦;LG主張廣達電腦侵害其專利,因LG與Intel除簽訂專利授權契約外,尚簽訂另一「總契約(Master Agreement) 」,約定Intel應通知其下游廠商相關授權關係,以及LG對Intel之授權不及於下游廠商將任何非Intel產品與Intel產品結合而產生之產品。


       美國最高法院見解如下:



  • LG與Intel之間的授權契約並未將授權範圍限定以「實施專利所產生之Intel產品」為限,僅於「總契約」規定,Intel應對其下游廠商發出授權相關的通知。故當Intel銷售產品時,「權利耗盡」應為適用。


  • LG的專利已「實質體現於Intel所販售之產品(substantially embodied)」上,下游廠商對此產品所能做的合理使用,限於將此產品與其他零組件整合為電腦系統的習見方式,此足以認定「權利耗盡」之條件已為成就。


  • LG雖稱其專利標的包括「方法」,下級法院認定其方法專利不受權利耗盡原則之限制,但美國最高法院認為:LG的專利方法實質上亦已體現於Intel之產品中,故於Intel售出其產品時,即已權利耗盡,否則,任何人於申請專利時,均可盡量將申請專利範圍撰寫成「方法」項,以求專利權永不耗盡,此有違權利耗盡原則之基本理念。

       儘管美國最高法院不支持LG的論點,但其仍然肯認當事人可於授權契約中約定:於授權範圍之外,專利權人將不因產品銷售導致權利耗盡。

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