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異議程序中申請專利範圍修正
經濟部日前依美商杜邦公司之訴願,撤銷智慧財產局在2006年11月對杜邦公司一件專利異議案所為之「異議成立」行政處分,並將全案發回智慧局重為適法之處分。
該訴願決定書指出:於專利異議程序中,被異議人就申請專利範圍提出修正,如智慧局認為其修正有部分可接受、部分不可接受之情形,應適用行政程序法第102條「作成限制或剝奪人民權利之行政處分前,應給予陳述意見機會」之原則,並參照2000年7月10日公布之舊「發明專利審查基準」相關規定,依職權於處分前敘明理由通知被異議人重行提出修正,逾期不修正者,始得對被異議人作成不利之處分。 杜邦公司於異議答辯期間修正申請專利範圍中若干請求項,智慧局卻逕作成「異議成立」之審定,撤銷杜邦公司之專利權,並在其異議審定書中表明杜邦公司對於部分請求項之修正已變更實質不得准許,故全部請求項均依修正前之公告本進行審查。
經濟部則認為,基於鼓勵發明與創作之目的,並參酌舊「發明專利審查基準」及行政程序法第102條規定意旨,智慧局於僅認為杜邦之修正有部分不可接受之情況下,應在作成最終審定前再予杜邦修正之機會,因而撤銷智慧局之原處分。
於舉發程序中(現行法已刪除異議程序),專利法僅明文規定主管機關應將舉發人之書狀送達專利權人答辯(專利法第69條第1項),及應將專利權人就申請專利範圍所為之更正通知舉發人表示意見(同法第71條第3項);智慧局在實務上未必會如專利申請階段於作成不利處分前,先發通知予專利權人為進一步更正或答辯(同法第46條第2項),即便過去及現行之專利審查基準均有類似規定,但智慧局似並未切實遵守。前揭訴願決定雖係針對目前已廢除之異議程序而為者,但相同法理應可應用於舉發程序,對於專利權人之程序保障應有正面之助益。