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美國專利實務



美國專利暨商標局於2007年8月21日公告專利實施細則修正內容,並原訂於2007年11月1日施行。惟,SmithKline Beecham Corp. 及 Glaxo Group Ltd.以前述專利實施細則修正將造成專利申請人無法彌補之損害為由,向美國維吉尼亞州東區聯邦地方法庭提出臨時禁令申請,法院則於2007年10月31日准予前述臨時禁令。美國專利暨商標局因而暫緩實施上述專利法修正,並於司法終局決定前,將根據原有專利實施細則規定續行目前尚未結審專利案件之審理。

前述專利實施細則修正重點如下:

.接續申請案

針對同一申請家族案件,申請人可提出兩項接續案(CA)/部分接續案(CIP)申請及一接續審查請求(RCE),其中接續案/部分接續案與接續審查請求,二者禁止互換。針對2007年8月21日前提出申請之同一家族案件,若其中已有兩個接續案/部分接續案者,依新規定,申請人可提出另一接續案/部分接續案。申請逾越前述規定者,申請人應提出請求並說明理由及繳納規費。

.分割案

申請人僅能於案件經美國專利暨商標局權項限制要求(Restriction Requirement)後,針對當初未選擇之請求項提出分割申請,否則該申請案將視為接續案。前述分割案將被視為一項新家族申請案,俾適用上述接續申請案之規定。

.請求項之審查

每一申請案至多僅能有25項請求項,且獨立項不得超過5項;如有超過前述項數規定者,申請人需提供審查支持文件(Examination Support Document, ESD)以協助審查委員之審查。共同擁有申請案中包括可專利性上無法區隔之請求項時,前述規定亦適用之。

為協助美國專利暨商標局執行相關規定,針對2007年11月1日仍未審查完結中的案件,申請人應於2008年2月1日前向美國專利暨商標局說明: (1)相關申請案中有至少一位相同發明人或申請人,及(2)申請日(或優先權日)相隔期間少於兩個月的相關共同擁有申請案。
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