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美國專利實務-DNA分子發明之揭露要件


鄭志玲

美國聯邦上訴巡迴法院於二○○四年八月間針對一件專利上訴案件 (In Re Wallach, No. 03-1327) 作成決定,肯認專利上訴暨衝突委員會所作:申請人所提交之申請專利範圍因未符書面揭露要件(written description requirement),該申請應不准專利之決定。

系爭案件之申請專利範圍係揭露一種經分離之DNA分子,該DNA分子係以其所產生蛋白質的部分胺基酸序列及其他特徵而予界定。申請人主張:該部分序列之揭露結合所請分子所具有之額外物性已足以證實本案所請蛋白質序列,且其說明書已提供適當的功能性說明。

聯邦上訴巡迴法院認為: 若揭露一項蛋白質的完整胺基酸序列,可能會被認為擁有一群編碼該胺基酸序列之DNA序列,另,涵蓋一群DNA分子(其係以該DNA編碼之蛋白質序列所定義者)之申請專利範圍應屬清楚明確。然,本案申請人於說明書中並未揭露完整的胺基酸序列,而僅揭露該蛋白質所有序列約5%的部分序列。聯邦上訴巡迴法院雖注意到功能性說明在部分案例中可被認為已符合書面揭露要件,惟針對系爭案件,則認為: 針對蛋白質之部分結構及物理特性(例如,蛋白質之生物活性或分子量)與編碼該蛋白質之DNA結構之間的關聯性,申請人並未提供任何證據證實該關聯性。

針對專利申請人在專利揭露問題之處理,前述決定意旨應可供參考。
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