有關美國專利再審查程序之新法案

01/01/2002

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美國眾議院於二○○一年九月五日通過兩項有關專利再審查程序之法案(H. R. 1866及H. R. 1886)，並已轉交參議院審查，其要點如下：

H. R. 1866號法案

此項法案推翻了聯邦巡迴法院於一九九七年就有關Portola Packaging Inc.一案判決中之見解。

按依美國專利法規定，對於再審查之請求，美國專利商標局經審查申請人援引之前案資料 (包括專利或文獻資料)，認為其對系爭專利之可專利性具顯著之新爭議 ("substantial new question of patentability") 時，應准予該再審查請求。然聯邦法院在Portola案中所提出之見解為：若再審查請求中申請人所援引之前案資料係結合於系爭專利申請案審查過程中即已援用且業經審酌之前案資料者，不構成可專利性之顯著新爭議。上述見解過去一直備受爭議；美國專利商標局於一九九九年三月公布之再審查審查基準中更明訂：Portola案之見解應不適用於再審查請求中引用在原審查過程即已援引但未經審酌之前案資料之案件。

H. R. 1886號法案

依H. R. 1886號法案規定，針對專利及干擾程序審查委員會就再審查請求所作決定得提起上訴。美國國會在一九九九年藉由訂定美國發明人保護法案擴大專利再審查制度之適用範圍，准許第三人藉由兩造進行之再審查程序參加該再審查程序。

國會對於兩造進行之再審查程序，另外加諸第三人一項嚴格限制，亦即對於第三人提出之再審查程序適用禁反言之規定，且第三人亦不得就該再審查之決定向聯邦法院提起上訴。

H. R. 1886號法案則就第三人提出之再審查請求提供與專利權人相同程序救濟，使第三人亦得向聯邦巡迴法院提起上訴。