Newsletter
最高法院111年度台上字第186號判決肯定判斷進步性時應具體界定通常知識者之技術水準
專利法第22條規定：「發明…為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」，因此，「發明是否為所屬技術領域中具有通常知識者（下稱「PHOSITA」）依申請前之先前技術所能輕易完成」可謂判斷發明專利是否具有進步性之核心，惟此一要件既從PHOSITA之角度出發，可想見所設定之PHOSITA之技術能力高低將相當程度地左右「能否輕易完成系爭發明專利」之判斷，而於專利訴訟實務中，若法院於判決中判斷發明專利之進步性有無、卻未具體說明其所考量之PHOSITA之知識水準或其具有之技術能力，是否構成「判決不備理由」之違法，亦有疑義。最高行政法院曾對此表達不同見解，簡要整理如下。
一. 認為法院應確立PHOSITA之知識水準者：
最高行政法院105年度判字第503號判決（裁判日期：105年09月29日）指出原審判決未具體敘明PHOSITA之知識水準係有判決不備理由之違法，並據此廢棄發回原審判決，其論理摘要如下：
1. 進步性判斷構成要件中「所屬技術領域中具有通常知識者」，為進步性客觀判斷的重要步驟之一。
2. 專利法制上，傳統之技術領域或是結果較可預期之技術領域多半經由先前技術之提出即可得知「所屬技術領域中具有通常知識者」之標準，但對於先進技術、待開發之技術、技術交錯、結果較難預期之技術領域等，特別是當事人有爭執時，行政機關宜先就該不確定法律概念加以解釋後，再予以具體化適用。
3. 原判決比對專利之技術特徵，係以熟習該項技術者（具有通常知識者）說明之。上訴人於原審即一再爭議「具有通常知識者」為何，但原判決仍未敘明熟習該項技術者於系爭專利申請日前之技術水平為何，有判決不備理由之違法。
4. 智慧財產法院就進步性為判斷時，宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立「具有通常知識者」之知識水準。
二. 認為法院就進步性之論證過程某程度即係將通常知識者之技術能力具體化：
最高行政法院109年度上字第300號判決（裁判日期：110年04月29日）指出：「所屬技術領域具有通常知識者」（person who has the ordinary skill in theart, PHOSITA）乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何...必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類、以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料…法院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明」。據此，法院似認為訴訟過程中所揭露的先前技術文件已可表示出PHOSITA所具有之知識水準，因此即便判決中未再就PHOSITA之技術水準具體進行界定，仍難謂其違法。對此尚有最高行政法院109年度上字第575號判決（裁判日期：110年07月30日）、最高行政法院109年度上字第343號判決（裁判日期：111年02月10日）、最高行政法院109年度上字第33號判決（裁判日期：111年02月24日）亦同此旨。
最高法院於111年7月20日作成之111年度台上字第186號判決則採上述第一種見解，其認為判斷發明之進步性時應確認PHOSITA之技術水準，否則係有「不適用法規及適用不當」且「不備理由」之違法情事：「判斷發明專利是否為熟習技術者，運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成，應依下列步驟判斷：…③確定被比對專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準；…上訴人就此主張：系爭專利之名詞解讀，應以該專利發明時，相關同業一般技術人員的意見為準；本件有必要引入20多年前所屬技術領域中，具有通常知識者，作為專家證人，以澄清各項技術…依上開規定及說明意旨，自攸關系爭專利之進步性判斷，應予調查審認。惟原判決並未說明其不可採及無調查必要之理由，且乏熟習技術者之認定，即缺少『系爭專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準』之判斷步驟，逕以上開理由認定系爭請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當外，並屬不備理由。」。惟該見解是否能成為往後之穩定法院實務共識，仍待後續觀察。