中國最高人民法院於2020年9月10日發佈了《關於審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規定》(一）(以下簡稱"本司法解釋")，自2020年9月12日起施行，其主要內容如下:

 

本司法解釋在出臺前曾兩度向全社會公開徵求修改意見，第一次是2018年6月1日發佈的徵求意見稿，第二次是2020年4月28日發佈的徵求意見稿。在斟酌及納入公眾回饋意見後，最高人民法院正式發佈了本司法解釋。本司法解釋共32條，涉及以下各主題相關規定：

 

1.         專利授權(即專利獲頒）、確權案件（即專利有效性確定案件）的定義（第1條）；

2.         發明、實用新型的權利要求解釋規則（第2-4條）；

3.         發明、實用新型說明書公開是否充分的判斷（第5-6條）；

4.         發明、實用新型權利要求是否明確的判斷（第7條）

5.         發明、實用新型權利要求是否得到說明書支持的判斷（第8條）；

6.         功能性特徵或效果特徵的定義及公開充分性的判斷（第9條）；

7.         補交實驗資料適法性的認定（第10-11條）；

8.         發明、實用新型技術領域的研判（第12條）

9.         發明、實用新型權利要求所要解決的技術問題之認定（第13條）；

10.      外觀設計專利性的判斷（第14-22條）；

11.      是否違反法定程序的認定（第23條）；

12.      法院的裁判方式（第24-27條）；

13.      關於“公知常識”、“慣常設計”的舉證責任（第28條）；

14.      關於新證據的認定及舉證責任（第29-31條）；及

15.     本司法解釋的適用範圍及施行時間（第32條）

 

 

根據中國專利法規定，專利申請的審查、授權及專利權無效宣告程序的審理均由國家智慧財產權局專利局主管。國家智慧財產權局隸屬於國務院，屬於行政機關。基於司法終局原則的體現，中國專利法中明訂：當事人對於國家智慧財產權局專利局所作出的有關決定不服的，得以國家智慧財產權局為被告，向人民法院提起行政訴訟。

 

實務中，當事人針對國家智慧財產權局為被告所提出之行政訴訟主要包括: (1) 針對國家智慧財產權局就專利複審請求所作出審查決定（下稱《複審決定》）不服而提起的行政訴訟; 及 (2) 針對國家智慧財產權局對專利無效宣告請求所作審查決定（下稱《無效決定》）不服而提起的行政訴訟。在本司法解釋中，針對當事人對《複審決定》不服而提起的行政訴訟定義為專利授權行政案件；針對《無效決定》不服而提起的行政訴訟定義為專利確權行政案件。

 

 

本司法解釋第2條至第4條就發明和實用新型專利權利要求的判別解釋規則，提出下列明確規範：

 

"人民法院應當以所屬技術領域的技術人員在閱讀權利要求書、說明書及附圖後所理解的通常含義，界定權利要求的用語。權利要求的用語在說明書及附圖中有明確定義或者說明的，按照其界定。依照前款規定不能界定的，可以結合所屬技術領域的技術人員通常採用的技術詞典、技術手冊、工具書、教科書、國家或者行業技術標準等界定。"

 

準此，就發明和實用新型專利權利要求的判別解釋時，專利申請人、專利權人及專利無效程序請求人可參酌下列原則處理之:

 

1.   判別之主體—以所屬技術領域的技術人員為判別主體；

2.   解釋規則—以所屬技術領域的技術人員在閱讀權利要求書、說明書及附圖後所理解的通常含義，界定權利要求的用語;

3.   提出主張時，應將內部證據（說明書、附圖、審查歷史檔案）及外部證據（技術詞典、技術手冊、工具書、教科書、國家或者行業技術標準等）相互結合，並採內部證據優先原則（例如:如說明書及附圖中對於權利要求書的術語已有明確定義，應遵循該定義予以判別；如說明書及附圖中對於權利要求書的術語並無明確定義，應按照其通常含義予以判別，對於通常含義的確定可參照技術詞典、技術手冊、工具書、教科書、國家或者行業技術標準等）；及

4.   明顯錯誤的唯一解釋規則——針對權利要求書、說明書及附圖中出現的語法、文字、數位、標點、圖形、符號等有明顯錯誤或者歧義，如屬技術領域的技術人員通過閱讀權利要求書、說明書及附圖可得出唯一理解的，人民法院應當根據該唯一理解作出認定。

 

 

本司法解釋第5條至第6條明訂了判斷發明、實用新型說明書是否充分公開的相關判斷原則，其中，第5條首次將誠實信用原則納入判斷發明和實用新型的說明書是否充分公開權利要求所包括的技術方案、判斷專利申請之准駁、判断專利是否應維持有效或宣告無效等。具體而言，本司法解釋第5條規定：專利申請人、專利權人違反誠實信用原則，虛構、編造說明書及附圖中的具體實施方式、技術效果、以及數據、圖表等有關技術內容，當事人據此主張相關權利要求違反專利法有關規定，進而主張專利無效或專利申請應駁回的，人民法院應予支持。

 

誠信對於個人或企業均相當重要，專利保護涉及技術及法律的相互結合、且為商業競爭力之重要所在，當事人應遵守誠實信用，不在話下。上述規定提出專利申請人、專利權人在專利技術內容撰寫及陳述意見方面的基本誠信原則，將造成不具誠信揭露之專利面臨專利無效或敗訴結果，此將造成專利世界合理競爭之均衡，促進健康合理之產業競爭秩序。

 

根據本司法解釋第6條規定，若說明書未充分公開特定技術內容，導致在專利申請日有下列任一情形者，該專利申請說明書將被認定为"公開不充分"：

 

1.   權利要求限定的技術方案不能實施的；

2.   實施權利要求限定的技術方案不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題的；

3.   確認權利要求限定的技術方案能夠解決發明或者實用新型所要解決的技術問題，需要付出過度勞動的。

 

準此，專利申請人及其專利代理師在撰寫或修正專利申請書時，若不希望公開特定發明之非必要內容(不必和盤托出)，例如：針對該內容考慮透過商業秘密予以保護，應特別謹慎判斷該不公開是否將會導致 "專利未充分公開"之風險。

 

 

參酌相關審查指南規定，本司法解釋第7條明訂發明、實用新型的權利要求未清楚限定保護範圍之情況如下：

 

1.   限定發明主題類型並非明確 – 權利要求保護標的未被明確指出 (例如: 不清楚權利要求保護是產品或為方法）。

2.   無法合理確定權利要求中技術特徵含義 - 例如: 權利要求中某一特徵的表述晦澀難懂，或其中所使用用詞並非本領域的通用術語。

3.   技術特徵間存在明顯矛盾，且無法合理解釋。

 

 

本司法解釋第8條針對發明、實用新型的權利要求是否以說明書為依據（亦即，是否能夠得到說明書的支持），提出了判斷的基本規則。亦即，於申請日當時之本領域技術人員，在閱讀說明書及附圖後，無法得到或無法合理推出權利要求所主張的技術方案，則認定該權利要求得不到說明書的支持。根據上述規定，說明書是否可為支持之認定應以"申請日"作為判斷時點。技術研發及發明完成是持續的，推定的主體 (“本領域技術人員”)所掌握的本業知識隨著時間不同而會產生變化，因此，以"申請日"作為判斷時點有其必要性。

 

 

本司法解釋第9條包括二款，第1款明訂 : "以功能或效果限制之技術特徵"是指： 對於結構、組分、步驟、條件等技術特徵或技術特徵之間的相互關係等，僅透過其在發明創造中所產生的功能或效果進行限定的技術特徵。同款另以但書規定下列例外情況："所屬技術領域的技術人員通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現該功能或者效果的具體實施方式"。

 

本司法解釋第9條第2款明訂: 針對以功能或效果限制之技術特徵，若權利要求書、說明書及附圖未公開能實現該等功能或效果之任何具體實施方式者，人民法院將認定說明書及具有該技術特徵之權利要求"公開不充分"。

 

 

實務中，針對專利申請日之後才補交的實驗資料是否應被列入審查一事，過去一直欠缺明確的審查依據。

 

國家智慧財產權局於2017年2月28日通過《專利審查指南》的修改，並自2017年4月1日起施行。修改前指南第二部分第十章第3.4節第（2）項規定："申請日之後補交的實施例和實驗資料不予考慮。" 修正後《指南》新增第3.5 節“關於補交的實驗資料”，並將“申請日之後補交的實施例和實驗資料不予考慮”修改為“對於申請日之後補交的實驗資料，審查員應當予以審查。補交實驗資料所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。在因應專利申請中遭到 "專利揭露不充分問題"時，除了提出爭辯或進一步限定權利要求外，申請人可根據修正後《指南》規定，於申請日後補交相關實驗資料。前述指南規定提供了一個較為合理的審理原則，本司法解釋第10條及第11條進一步在此主題上提出更加明確、細緻的規定，可強化實務中操作性，具體如下：

 

1.   藥品專利申請人在申請日之後提交補充實驗資料，並主張根據該資料可證明專利申請符合專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等規定者，人民法院應將該等資料列入審查。

2.   當事人對實驗資料的真實性產生爭議的，提交實驗資料的一方當事人應舉證證明該實驗資料的來源和形成過程。人民法院可通知實驗負責人到庭，就實驗原料、步驟、條件、環境或者參數以及完成實驗的人員、機構等作出說明。

 

 

本司法解釋第12條明訂發明、實用新型技術領域的認定原則。該條規定：在確定權利要求限定的技術方案之技術領域時，應綜合考量包括主題名稱在内的權利要求的全部內容、說明書關於技術領域和背景技術的記載、該技術方案所實現的功能和用途等內容。

 

針對一件專利權或一件專利申請案的“技術領域”之認定，將直接關係到 "用以評價其新穎性、創造性之現有技術範疇"，因此，需結合權利要求及說明書中多個方面的資訊，始可確保專利有效性或專利否准之合理認定。這樣的規定可避免或降低對於技術領域認定之偏頗。

 

 

針對如何確定權利要求可實際解決的技術問題，本司法解釋第13條提出的主要規定如下:

 

1.   說明書及附圖未明確記載區別技術特徵在權利要求限定的技術方案中所能達到的技術效果的，人民法院可以結合所屬技術領域的公知常識，根據區別技術特徵與權利要求中其他技術特徵的關係，區別技術特徵在權利要求限定的技術方案中的作用等，認定所屬技術領域的技術人員所能確定的該權利要求實際解決的技術問題。

 

2.   被訴決定對權利要求實際解決的技術問題未認定或者認定錯誤的，不影響人民法院對權利要求的創造性依法作出認定。

 

上述第2點規定對專利申請人及專利權人而言，具有正面效益。實務中，部份審查員或合議組針對權利要求“實際解決的技術問題”之認定傾向保守態度，進而做出 “區別特徵為公知常識，且權利要求不具創造性”的直接認定，或針對權利要求 “實際解決的技術問題”給出不正確的認定，此將導致創造性判斷結論之錯誤。根據本司法解釋的上述規定，上述任一情形下，專利權人或申請人均可據為爭辯。

 

 

本司法解釋第14條至第22條針對外觀設計的專利性判斷提出若干詳盡規定，部份規定甚至比《專利審查指南》中規定更為具體。

 

根據專利法第9條、第23條以及《專利審查指南》中的有關規定，外觀設計應符合如下條件始可被獲頒專利：

 

(1)  不屬於現有設計 - 即，非與現有設計相同或實質相同 （相當于發明和實用新型的新穎性）；

(2)  相較於現有設計或現有設計的特徵組合，具有明顯區別（相當于發明和實用新型的創造性）；

(3)  不得與他人在申請日前已經取得的合法權利（商標權、著作權、企業名稱權(包括商號權)、肖像權以及知名商品特有包裝或者裝潢使用權等））相衝突（此為外觀設計專利所獨有的規定，發明和實用新型的獲頒專利基準中不包含此規定）。

 

專利法第27條另規定: 針對外觀設計專利案，申請人提交的有關圖式或照片應清楚揭露所請外觀設計專利保護產品的外觀設計。如同前述（1）至（3）的規定，專利法第27條規定亦為請求宣告外觀設計專利權無效的法定事由。

 

針對上述三項外觀設計可專利性條件及外觀專利圖式或照片是否清楚等判斷，本司法解釋第14條至第22條分別作了具體的規定，除了涵蓋目前《專利審查指南》中部分規定外，尚提出一些新的概念，比如：“設計空間”、“設計啟示”等。本司法解釋中與外觀設計專利相關規定主要包括如下:

 

1.   認定一般消費者對於外觀設計所具有的知識水準和認知能力時， 應考量申請日當時所涉外觀設計專利產品的設計空間，對於設計空間的認定另應考慮以下因素：(1) 產品的功能、用途; (2) 現有設計的整體情況；(3) 慣常設計；(4) 法律、行政法規的強制性規定；(5) 國家、行業技術標準; (6) 需要考慮的其他因素。

 

2.   外觀設計的圖片、照片存在矛盾、缺失或者模糊不清等情形，導致一般消費者無法根據圖片、照片及簡要說明確定所要保護的外觀設計的，人民法院應當認定其不符合專利法第二十七條第二款關於“清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計”的規定。

 

3.   人民法院認定外觀設計是否符合專利法第二十三條的規定，應當綜合判斷外觀設計的整體視覺效果。為實現特定技術功能必須具備或者僅有有限選擇的設計特徵，對於外觀設計專利視覺效果的整體觀察和綜合判斷不具有顯著影響。

 

4.   外觀設計與相同或者相近種類產品的一項現有設計相比，整體視覺效果相同或者屬於僅具有局部細微區別等實質相同的情形的，人民法院應當認定其構成專利法第二十三條第一款規定的“屬於現有設計”。除前述規定的情形外，外觀設計與相同或者相近種類產品的一項現有設計相比，二者的區別對整體視覺效果不具有顯著影響的，人民法院應當認定其不具有專利法第二十三條第二款規定的“明顯區別”。人民法院應當根據外觀設計產品的用途，認定產品種類是否相同或者相近。確定產品的用途，可以參考外觀設計的簡要說明、外觀設計產品分類表、產品的功能以及產品銷售、實際使用的情況等因素。

 

5.   外觀設計專利與相同種類產品上同日申請的另一項外觀設計專利相比，整體視覺效果相同或者屬於僅具有局部細微區別等實質相同的情形的，人民法院應當認定其不符合專利法第九條關於“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定。

 

6.   外觀設計與申請日以前提出申請、申請日以後公告，且屬於相同或者相近種類產品的另一項外觀設計相比，整體視覺效果相同或者屬於僅具有局部細微區別等實質相同的情形的，人民法院應當認定其構成專利法第二十三條第一款規定的“同樣的外觀設計”。

 

7.   根據現有設計整體上給出的設計啟示，以一般消費者容易想到的設計特徵轉用、拼合或者替換等方式，獲得與外觀設計專利的整體視覺效果相同或者僅具有局部細微區別等實質相同的外觀設計，且不具有獨特視覺效果的，人民法院應當認定該外觀設計專利與現有設計特徵的組合相比不具有專利法第二十三條第二款規定的“明顯區別”。具有下列情形之一的，人民法院可以認定存在前款所稱的設計啟示：

 

(1) 將相同種類產品上不同部分的設計特徵進行拼合或者替換的；
(2) 現有設計公開了將特定種類產品的設計特徵轉用於外觀設計專利產品 

的；
(3) 現有設計公開了將不同的特定種類產品的外觀設計特徵進行拼合的；
(4) 將現有設計中的圖案直接或者僅做細微改變後用於外觀設計專利產品 

的；
(5) 將單一自然物的特徵轉用於外觀設計專利產品的；
(6) 單純採用基本幾何形狀或者僅做細微改變後得到外觀設計的；
(7) 使用一般消費者公知的建築物、作品、標識等的全部或者部分設計的。

 

8.   人民法院在認定本規定第二十條所稱的獨特視覺效果時，可以綜合考慮下列因素：

(1) 外觀設計專利產品的設計空間；

(2) 產品種類的關聯度；
(3) 轉用、拼合、替換的設計特徵的數量和難易程度；
(4) 需要考慮的其他因素。

 

 

根據本司法解釋第23條規定，如國家智慧財產權局在專利複審及無效宣告請求審查程序發現存在下列任一情形者，應屬行政訴訟法第70條第（三）項所明訂的違反法定程序：

 

1.   遺漏當事人提出的理由和證據，且對當事人權利產生實質性影響的；

2.   未依法通知應當參加審查程序的專利申請人、專利權人及無效宣告請求人等，對其權利產生實質性影響的；

3.   未向當事人告知合議組組成人員，且合議組組成人員存在法定回避事由而未回避的；

4.   未給予被訴決定對其不利的一方當事人針對被訴決定所依據的理由、證據和認定的事實陳述意見的機會的；

5.   主動引入當事人未主張的公知常識或者慣常設計，未聽取當事人意見且對當事人權利產生實質性影響的；

6.   其他違反法定程序，可能對當事人權利產生實質性影響的。

 

上述司法解釋規定明確了屬於違反法定程序之態樣，且限定需達到一定的嚴重程度（例如：對當事人權利產生實質性影響）始為違反法定程序。此規定明確且中肯，有助於維護當事人的合法權益，亦有助維持國家智慧財產權局所作出的《複審決定》和《無效決定》的穩定性。

 

 

本司法解釋第24條至第27條明訂了法院對於專利授權、確權案件的裁判方式，尤其是當被訴決定（即《複審決定》、《無效決定》）存在錯誤情形時的判決方式。主要規定如下:

 

1.   被訴決定有下列情形之一的，人民法院可以依照行政訴訟法第七十條的規定，判決部分撤銷 (第二十四條)：

 

(1)     被訴決定對於權利要求書中的部分權利要求的認定錯誤，其餘正確的；

(2)     被訴決定對於專利法第三十一條第二款規定的“一件外觀設計專利申請”中的部分外觀設計認定錯誤，其餘正確的；

(3)     其他可以判決部分撤銷的情形。

 

2.   被訴決定對當事人主張的全部無效理由和證據均已評述並宣告權利要求無效，人民法院認為被訴決定認定該權利要求無效的理由均不能成立的，應當判決撤銷或者部分撤銷該決定，並可視情判決被告就該權利要求重新作出審查決定 (第二十五條)。

 

3.   審查決定系直接依據生效裁判重新作出且未引入新的事實和理由，當事人對該決定提起訴訟的，人民法院依法裁定不予受理；已經受理的，依法裁定駁回起訴 (第二十六條)。

 

4.   被訴決定查明事實或者適用法律確有不當，但對專利授權確權的認定結論正確的，人民法院可以在糾正相關事實查明和法律適用的基礎上判決駁回原告的訴訟請求(第二十七條）。

 

 

本司法解釋第28條規定：當事人主張有關技術內容屬於公知常識或有關設計特徵屬於慣常設計的，人民法院可要求其提供證據證明或者作出說明。這條規定雖屬上位規定，但，針對法院在審判過程中要求當事人就其主張的有關“公知常識”、“慣常設計”主張進行舉證時，提供了明確的處理依據。

 

 

 

所謂"新證據"，是指在之前的複審、無效程式中未出現或者未採用，而在專利授權、確權行政訴訟中才出現的證據。對於此類證據應如何認定及處理，本司法解釋第29-31條作了如下規定：

 

1.   專利申請人、專利權人在專利授權確權行政案件中提交新的證據，用於證明專利申請不應當被駁回或者專利權應當維持有效的，人民法院一般應予審查。

 

2.   無效宣告請求人在專利確權行政案件審理程式中提交新的證據，用於證明專利權應當被宣告無效的，人民法院一般不予採納，但下列證據除外：

 

(1)     證明在專利無效宣告請求審查程式中已主張的公知常識或者慣常設計的；

(2)     證明所屬技術領域的技術人員或者一般消費者的知識水準和認知能力的；

(3)     證明外觀設計專利產品的設計空間或者現有設計的整體狀況的；

(4)     補強在專利無效宣告請求審查程式中已被採信的證據的真實性或證明力的；

(5)     反駁其他當事人在訴訟中提供的證據的。

 

根據上述規定：專利權人提出的適格新證據，法院將予審查，然，無效請求人所提交的新證據，除非屬於上述任一情形，法院將不予採納。上述規定看似對無效請求人較為不利，然，因無效請求人一旦發現新證據，可再次基於該新證據向國家智慧財產權局提出無效宣告請求，從制度設計上考量，無效宣告請求本屬國家智慧財產權局審理案件，法院並不直接審理；而專利權人所發現的證據如未經審查，一旦專利權被法院判決認定無效，專利權人將無補救機會，因此，允許專利權人補充新證據來證明其專利權有效，應屬合情合理。

 

 

本司法解釋自2020年9月12日生效，其適用所有相關專利授權及復權行政訴訟案件，也包括法院正在審理的一審、二審案件，但不包括施行前已經作出生效裁判的案件）。

 

本司法解釋之公布及施行非但提供相關專利授權其專利復權行政訴訟之重要審理原則，若干規定更明訂專利申請人、專利代理師於撰寫專利及申請專利過程中應注意的揭露前提，此可彰顯高品質撰寫及申請於專利審查、複審、授權、專利無效程序、專利行政訴訟等程序中之權益保障基礎。本司法解釋的出臺及施行將有利並強化相關專利行政及司法（行政訴訟）程序間的銜接，化解不必要的矛盾，落實專利行政爭議有效合理解決，讓“真創新”得到“真保護”，“高品質”得到“嚴保護”。本司法解釋將為中國專利實務帶出更明確標竿，提昇專利申请、專利權獲頒、專利爭議解决程序之合理性，其後續執行值得業界觀察，並列入企業專利布局及攻防策略暨落實工作参考。