首頁 >> 新知 >> 理律新知 >> Newsletter >> 台灣人工智慧相關專利常見核駁理由分析

搜尋
年度搜尋: 年度搜尋:
專業領域:
時間區間: ~
關鍵字:

台灣人工智慧相關專利常見核駁理由分析



經濟部智慧財產局於201912月發佈「台灣人工智慧相關專利常見核駁理由分析」(https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-253935-66daeddeddc741a19ef1af79b94e0d36.html)乙文,以2018年向該局提出之人工智慧專利申請案為研究對象,整理及分析其核駁理由,並對申請人提出建議

依據該局之統計,在曾發出審查意見通知函之517件申請案中,有約4%被認為不符合發明之定義,約12%有說明書未明確且充分揭露的問題,約37%涉及請求項不明確,此外有高達約78%則是以不具新穎性或進步性為由受到核駁(由於1件審查意見通知函可能包含複數不予專利之事由,因此百分比會超過100%)。智慧財產局之分析摘要如下:

一、不符發明之定義(專利法第21條)

為符合發明之定義,請求項所載內容必須具有技術性(technical character),即發明解決問題的手段必須涉及技術領域的技術手段。

「商業」與「數學」本身不屬於適格的專利標的,若單純以數學方法解決商業問題而非技術問題(例如以深度學習來分析商業資料),很容易會被認定不符合發明之定義,並難以藉由申復或修正克服不予專利之事由。由於人工智慧(例如神經網路)經常涉及數學演算法,而電腦往往僅是數學運算的載體,因此,說明書中是否記載人工智慧應用的領域、以及可與什麼技術功能緊密結合,就成為審查人員判斷技術性的重要依據。

智慧財產局指出,若說明書中詳細記載技術方面的實現手段,或說明與特定技術應用的聯結及因果關係,則較易被認可具有技術性。即使在審查過程中被認為不符發明之定義,也仍有機會藉由申復、修正予以克服。

二、說明書未明確且充分揭露(專利法第26條第1項)

專利法第26條第1項規範申請人的揭露義務,說明書的內容必須明確而充分,讓所屬技術領域中具有通常知識者能據以實現。實務上常見說明書中對於技術細節僅簡單帶過或有所保留,違反上開專利要件之精神。

若申請時說明書欠缺關鍵技術手段,智慧財產局建議可採取以下方式補救:(1)由說明書明確記載的內容,論述如何導出及明瞭審查人員質疑未揭露之內容;(2)刪除請求項中對應的技術特徵,因為說明書是否符合可據以實現要件,係以申請專利之發明為對象,而申請專利範圍中未記載之發明,無論說明書是否明確且充分揭露,均不會違反可據以實現要件。

無論如何,智慧財產局仍提醒:最好的作法是在申請時就將技術內容明確且充分揭露於說明書中。

三、請求項不明確(專利法第26條第2項)

智慧財產局指出,專利法對於請求項揭露程度的要求,與說明書並不相同;雖然解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識,但申請專利範圍屬於法律文件,其本質與說明書的技術文件不一樣,對於「明確」的要求會遠高於說明書。在專利權人日後主張權利時,必須逐字逐句解讀其權利範圍。申請專利範圍須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,單獨由請求項之記載內容,即對其範圍不會產生疑義。

依據智慧財產局的分析,在190件發出「不符專利法第26條第2項」之審查意見的案件中,有3件在申復後仍被認定請求項不明確,其共通點就是申請人皆「未修正」請求項。智慧財產局認為,專利法第26條第2項很容易藉由修正來克服,若僅依賴申復而未修正請求項,要克服不明確的問題難度較高。

因此,智慧財產局建議申請人在面對專利法第26條第2項的核駁理由時,若認為審查意見合理就應配合修正,補充或調整技術特徵;若認為審查意見不清楚,或不認同其意見,則可以電話與審查人員溝通。

四、新穎性、進步性(專利法第22條第12項)

智慧財產局分析405件曾發出不具新穎性或不具進步性之審查意見通知函的案件,其中有139件之申請人有申復或修正,但有39件在申復或修正後仍被認定不具新穎性或不具進步性。

分析有申復或修正的139件申請案,可發現若申請人是將智慧財產局審查意見認為暫無不予專利之事由的附屬項之技術特徵併入獨立項者,或是將不具新穎性或不具進步性的請求項刪除者,通常即可取得核准審定。部分申請人認為審查人員的認知有誤而選擇僅就審查意見進行答辯,此種作法大約只有一半的案件能說服審查人員改變心證而獲得核准審定。

此外,亦有部分申請人將原本僅記載於說明書中而未界定於請求項的技術特徵,納入作為請求項之內容。在採取此種措施的36件申請案中,有30件獲得核准審定。智慧財產局指出,申復時若能同時將說明書的技術特徵加入請求項中,即使加入的技術特徵數量不多,也能大幅提高核准的機會。

 



TOP