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智慧財產局擬大幅限縮舉發審查中可依職權審查之範疇



職權審查係指專利專責機關基於舉發人所提爭點額外發動的審查措施。因專利權之有效與否涉及第三人利益,並非單純解決個人私益之爭執,為求紛爭一次解決、避免權利不安定或影響公益,依現行法規定,專利專責機關得依職權審酌舉發人所未提出之理由或證據組合。
 
基於以上,100年修正之專利法第75條規定「專利專責機關於舉發審查時,在舉發聲明範圍內,得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據,並應通知專利權人限期答辯;屆期未答辯者,逕予審查」。
 
依據智慧財產局公告之專利審查基準第5篇第1章第4.4.2節,審查人員可於舉發過程中基於以下五種事由依職權進行審查:
 
1.  因舉發聲明範圍內之請求項間之依附關係或審查順序上之邏輯關係,不發動職權審查會導致審查結果矛盾者。
 
2.  舉發理由僅主張系爭專利請求項1不具進步性,於進步性審查過程中,明顯知悉請求項1違反創作定義或為法定不予專利之事項者,得發動職權審查。
 
3.  舉發理由僅主張舉發聲明範圍內之請求項不具進步性,但因請求項之內容明顯不明確而無法確定其保護範圍,以致無法據為比對進步性之基礎,得發動職權審查。
 
4.  審查人員明顯知悉舉發證據與通常知識或其他案件證據之組合,可證明系爭專利舉發聲明內之請求項不具專利要件者。
 
5.  確定之民事判決可供參酌,即相關之民事侵權訴訟判決內容有系爭專利請求項無效之理由或證據。例如舉發案以證據1主張系爭專利請求項1不具進步性,而民事判決顯示證據12之組合足以證明同一專利請求項1不具進步性。若證據1尚無法證明請求項1不具進步性,得就證據12之組合是否可證明請求項1不具進步性發動職權審查。
 
惟針對上述規定,業界有正反兩方不同意見。反對方認為此一規定使智慧財產局偏離中立之地位,且形同幫助舉發人一同對抗專利權人,對專利權人不公。
 
基於以上考量,智慧財產局擬於審查基準中大幅限縮可依職權進行審查之範疇。將原本可依職權審查之事由1-4刪除,僅保留事由5。智慧財產局已於105117日招開公聽會討論上述內容,並將於蒐集各界意見後公告周知。

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