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如何判斷說明書之實例是否應排除於專利權範圍？
於專利侵權訴訟中，申請專利範圍之文義解釋為當事人攻防重要核心，專利法第58條第4項、第5項已明定若干解釋申請專利範圍之原則，如發明專利權範圍以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式等。惟是否說明書中所記載內容，特別是實施例揭示之實施態樣，可一律作為解釋申請專利範圍之解釋？實務上迭有討論。智慧財產法院於109年2月6日作成之107年度民專上字第26號判決中，即根據專利說明書之記載及專利權人於申請階段所提之申復書，認定專利權人有意將說明書中特定實施例排除於申請專利範圍外，進而判斷系爭侵權物品並未落入專利範圍。本案之事實及理由概略如下。
藥廠A為系爭專利「治療心臟血管疾病複方藥品之固體劑型」之專利權人，起訴主張藥廠B所生產之藥品C（即系爭藥品）落入系爭專利之範圍。系爭專利之請求項1為：「一種治療心臟血管疾病之複方藥品之固體劑型，其含有活性成分為貝那普利（benazepril）或其藥學上可被接受的鹽類，以及氨氯地平（amlodipine）或其藥學上可被接受的鹽類所組成的組合，其特徵在於該等活性成分均勻混合」。藥廠B抗辯系爭藥品就上開二活性成分（即貝那普利及氨氯地平）間具有明顯分層，非屬「成分均勻混合」。藥廠A則主張專利說明書所載之實施例4亦為一種雙層錠劑，故請求項1「該等活性成份均勻混合」應解釋為該等活性成分相互接觸（全部混合或部分混合），彼此間並無相互隔離之結構，即其從未排除或放棄如實施例4之相互接觸之雙層錠劑之態樣，雙層錠劑間若有「部分混合之結構」仍屬落入上述文義範圍。
法院審酌系爭專利說明書之內容及系爭專利之申請歷史檔案（file history），認為依系爭專利說明書中記載內容，可知活性成分呈均勻分散之狀態，係指任意取樣分析所製得混合物中各組分之組成應為相同、理應不會呈現物理上不均勻、分隔或分層狀態。又根據系爭專利之申請歷史檔案可知，專利權人於申請階段過程之申復書中，已說明系爭專利與先前技術（引證1之雙層錠劑）有所區別，系爭專利係提出完全不同之技術方案、無需採用此等活性成分相互分隔設計等語，故請求項1之「該等活性成份均勻混合」應指「活性成份相互均勻混合，該等活性成份安定共同存在，無須採用使此等活性成份相互分隔」。此外，專利權人於申復書中僅提出系爭專利固體劑型之安定性可由實施例1至3證實，從未在申復過程中主張實施例4亦屬於「該等活性成份均勻混合」之固體劑型之態樣，可見該固體劑型態樣不包括實施例4所載之「雙層錠劑」。準此，法院不採藥廠A主張，並認為系爭藥品既將二活性成份置於不同分層打錠而成之錠劑，顯與系爭專利請求項「該等活性成份均勻混合」文義特徵不同，故未侵權。
由上開判決意旨可知，即便專利權人於申請過程中僅「消極不爭執特定實施例屬於系爭發明態樣」，亦可能為法院執以作為於解釋申請專利範圍之依據之一。