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專利法修正草案:增加得分割的時段、分割請求項須與核准審定者不同



行政院會於20181227日通過的專利法修正草案,即將進入立法院審議階段。本文簡介此次修法關於分割之規定如下:
 
一、發明與新型的分割期限
 
現行專利法雖然允許發明與新型專利申請案於「審查中(尚未審定)」分割出子案,但於審定書發出後,僅「發明專利」申請案,在「初審核准」審定書送達後「30日內」得申請分割成不同的子專利;新型專利於核准後則不得申請分割。另一情況為:若發明專利未通過初審,而申請「再審查」,於再審查階段核准專利時,依現行專利法亦不得分割。
 
修正草案放寬發明得於「初審核准審定書」或「再審查核准審定書」送達後「3個月」內申請分割、新型得於「核准處分書」送達後3個月內申請分割。此次修正,尚未能如某些外國立法例准予於收受不准予專利之審定書後之若干時日內申請分割,以使申請人能徹底利用已經撰寫並提供予專利專責機關之專利說明書繼續爭取政府核發專利;但新增得申請分割的時段,且擴大至新型亦適用,對申請人而言,的確使其有更充裕之時間,考量如何運用已經撰寫完成並提供予政府專利專責機構的同一份說明書與圖式來取得更多的權利保護。
 
茲將發明與新型專利申請案依據現行法與修正草案得申請分割之時間點列表如下,以利參酌:
 

可否分割
審查階段
發明專利
現行專利法
2019修正草案
初審中
V
V
收受初審核准審定書後三十日內
V
V
初審核駁審定、未提起再審
X
X
再審中
V
V
收受再審核准審定書後三十日內
X
V
再審核駁審定
X
X

 
 

可否分割
審查階段
新型專利
現行專利法
2019修正草案
初審中
V
V
收受核准處分書後三十日內
X
V
核駁審定
X
X

 
二、分割出之請求項不得與核准審定者有所重複
 
另一值得注意者為:修正草案另增訂分割子案之請求項不得與「核准審定之請求項」屬相同發明。
 
原本「相同發明」本不需要(也不准)核予兩次專利(專利法31),但此次修正草案特別明文訂出此點,對專利申請人而言,最大的意義在於:收受母案之「核准審定通知書」後,即使並未繳費領證(因此並未取得專利權、專利未公告),此時,亦不能以母案中任一項被核准審定的請求項持以申請分割。即使申請人覺得母案的請求項中的某幾項並非相當完善,而欲放棄整個母案,重新以子案申請,亦不允許子案的請求項中有任一項與母案請求項有所重複。因此,如母案中仍有某些請求項對申請人而言具有價值,申請人仍宜繳費領證並維持母案,並將子案的請求項文字修正為無一與母案之任一請求項實質上相同,而不能直接將該些已受核准之請求項移至子案。


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