Newsletter
判斷使用他人商標名稱作為公司名稱是否為商標侵權時，應適用公司設立登記時商標法或現行商標法？
A、B公司分別於87年、94年設立登記，皆使用C公司註冊之著名商標為其公司名稱之特取部分。C公司主張A、B公司之行為，致消費者誤認該二公司提供之商品服務來自於C公司，且足以減損其著名商標識別性，向A、B公司提起訴訟。
A公司於87年設立登記時，當時公布施行之商標法對於以他人註冊商標作為公司特取名稱是否構成民事侵害，並未有明文規定，而於92年商標法修正時，增訂之第62條則規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」將使用他人公司註冊之著名商標為自己公司名稱作為侵害商標權之態樣之一。
由於法律有變更，於判斷A、B公司之行為是否構成侵害C公司商標權之行為時，究係應適用何時公司設立登記時商標法，抑或是92年修正後之現行商標法？
對此，智慧財產法院第一審103年度民商訴字第31號判決（判決日：104年03月31日）、第二審104年度民商上字第7號判決（判決日：105年01月14日）均認為，應以公司設立登記時之商標法為斷。第二審特別指出，他人商標作為公司名稱特取部分之視為侵害商標權態樣，於公司設立登記時，侵害行為即已完成，該一次性加害行為雖因公司名稱持續存在致他人損害不斷發生，惟此乃損害狀態之繼續，並非侵害行為之繼續。故，A、B公司之行為是否構成商標侵害，仍應依公司設立登記時之商標法為斷。若依公司設立登記時之商標法判斷，認不構成商標權之侵害者，縱法律修正後符合商標侵權條件，基於法律不溯及既往原則，自不得依現行法規定請求排除或防止侵害。
惟最高法院106年度台上字第2088號判決(判決日：107年03月15日)則認為，倘以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱，雖於92年修法前已為設立登記，惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態，跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結，考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護，自應以新法法律效果之規定，連結部分屬於過去之構成要件事實，適用於將來繼續發生之法律事實。此乃「法律要件事實之回溯連結」，而非法律效力的溯及既往，不生違反法律禁止溯及既往原則之問題，因此廢棄智慧財產法院第二審之判決。