Newsletter
判斷進步性時應否界定通常知識者之技術水準？
關於「發明所屬技術領域通常知識者」（person having ordinary skill in the art，即PHOSITA）及其技術水準之界定，最高行政法院曾於民國（下同）105年9月29日作成之105年度判字第503號判決要求將來智慧財產法院判斷進步性時，「宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立『具有通常知識者』之知識水準」，並以該案「上訴人於原審即一再爭議『具有通常知識者』為何，但原判決仍未敘明熟習該項技術者於系爭專利申請日前之技術水平為何，遽認熟習該項技術者可輕易思及『車輛出場時』管理所需，而有判決不備理由之違法」等語，將原判決廢棄發回智慧財產法院更審。
智慧財產法院於該案之更審程序中，極為罕見地於法院網站上公開徵詢法庭之友之意見，最後並未持與最高行政法院上開判決之相同立場，於107年5月31日作成105年度行專更(一)字第4號行政判決表示意見如下：
一、 PHOSITA之知識及技術水準，原則上已實質隱含於引證案技術特徵之具體比對分析中，無須另外明確定義：
如果當事人對於引證案作為先前技術存在並無爭執，僅在爭執系爭專利之技術特徵，是否均已為引證案所揭示、其間差異是否可輕易完成，而專利專責審查機關可以於核駁審定時，具體明確指出引證案揭示系爭專利各項技術特徵之處，且可以具體敘述根據既存引證案如何輕易完成系爭專利之所有技術特徵，而可供包括法院在內之第三人檢驗時，通常知識者所具備之知識水準及其於專利申請日之技術水準，其實已經實質隱含於其具體敘述之中，自無須另外加以明確定義。
二、 PHOSITA之知識及技術水準唯有在當事人有主張且對判斷結果有影響時，始有特別加以判斷之實益：
如果當事人對於專利所屬技術領域具有通常知識者之技術水準有所主張，並進一步主張因此影響到某項特定知識或技術可否作為引證時，專利專責機關於專利審定時，自須明確認定並說明該特定知識或技術是否為所屬技術領域具有通常知識者所得接觸或掌握，在此認定說明過程中，並不排除因此可能對於通常知識者之知識或技術水準有所明確界定。也唯有在此情況下，明確界定通常知識者之知識或技術水準，才對於進步性之判斷比較有實益。否則純粹對於通常知識者之知識或技術水準加以明確界定，但對於案內引證文件沒有任何具體限定或排除作用，這樣的明確界定，應該是沒有實質意義的，或者說只有象徵性意義而已。
三、 即便當事人就PHOSITA及其技術水準達成合意，亦不當然拘束法院：
「所屬技術領域中具有通常知識者」及其技術水準之界定，既有事實認定之面向亦有法律問題之面向，在事實認定面向部分，依法自應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷其真偽，當某項特定技術是否為專利所屬技術領域具有通常知識者所得接觸或掌握於當事人間發生爭執時，實質上即等同對於「所屬技術領域中具有通常知識者」或其於系爭專利申請日之「技術水準」發生爭執，此項爭執之調查認定，與一般事實爭執相同，即由兩造及參加人舉證、辯論及攻防，以提供法院作為判斷之基礎，因此，在事實面向部分，由於個案中當事人攻防之證據或有不同，就同一專利在不同個案或不同程序中，自有可能發生法院就通常知識者及其於技術水準為不同認定之情況。
再者，若發生當事人舉證不足，導致事項真偽不明之情況時，由於專利法將不具進步性列為「不得取得專利」事由，因此應由主張此項不得取得專利事由者受不利之判斷。換言之，即應由主張專利不具進步性者，負擔客觀舉證責任。
又行政訴訟法第134條已明確規定：「當事人主張之事實，雖經他造自認，行政法院仍應調查其他必要之證據」，因此，即便當事人已合意約定「所屬技術領域中具有通常知識者」及其於專利申請日之「技術水準」，該合意仍不當然拘束行政法院。
況且，「所屬技術領域中具有通常知識者」及其於系爭專利申請日之「技術水準」之界定，除事實問題面向外，亦有法律問題的面向，在法律問題的面向部分，即應由法院解釋，例如：所屬技術領域中具有通常知識者，可否為結合多個技術領域、多種不同技術能力之一群人？又是否具備有一定程度的創新發明能力？抑或完全僅能根據先前技術的具體指示，才有能力組合不同的先前技術完成發明？等，就該等法律問題，為維持法律解釋的一致性，亦不應由當事人合意約定。
智慧財產法院於上開更審判決中，因原告未主張應將證據1或證據3排除在系爭專利所屬技術領域具有通常知識者所能接觸或掌握的先前技術之外，且未說明為何本件之通常知識者若為「從事停車場收費管理系統一至二年之實務工程師」，其即無法接觸或掌握證據1或證據3所揭示的先前技術，智慧財產法院乃認為原告主張本件應界定通常知識者，並無實益。