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專利明確性要件應以說明書中請求保護之申請標的為審查對象



專利之授予是一種社會契約,發明人將其發明公開以取得專利之保護。故現行專利法第26條規定,發明人應於「說明書」中明確且充分揭露其發明,以確保他人能瞭解其內容,並可據以實現(第1項);「申請專利範圍」亦應界定「申請專利之發明」,其得包括一項以上之請求項,各請求項應以明確、簡潔之方式記載,且必須為說明書所支持(第2項)。
 
然而,上開條文適用即產生一實務爭議,在判斷說明書是否符合明確且充分揭露要件時,係以「申請專利範圍之各請求項」為審查對象、抑或是以「申請專利之發明」為審查對象?最高行政法院於107329日之107年度判字第161號判決中即有相關見解。
 
該個案中,專利權人主張明確且充分揭露要件之審查,應以「請求項」為對象,逐一審查每一請求項中的技術特徵於系爭專利說明書中所作的對應說明是否符合明確且充分揭露要件,而對於各請求項所未請求之部分,系爭專利說明書根本無庸審究該部分是否明確且充分揭露。因系爭專利公告時請求項共有29項,其中僅部分有「剪斷時停止射頻識別功能」之技術特徵,其餘請求項均因未就「剪斷時停止射頻識別功能」為請求,無需審究此等請求項是否違反明確且充分揭露要件。
 
惟最高行政法院認為,在判斷是否符合充分揭露而可據以實施之要件時,係以「申請專利之發明」為對象,非就申請專利範圍之各請求項逐項審查,其理由為:「申請專利之發明」指記載於專利說明書中請求保護之申請標的,非指申請專利範圍之各請求項,而發明說明用來揭露申請專利標的發明之具體技術手段,屬技術文件,申請專利範圍則屬法律權利主張之範圍,為權利文書,兩者有所區分。本案中,系爭專利發明內容已明確揭露其發明之主要目的為「該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能」,且部分請求項中列有「剪斷時停止提供射頻識別功能」技術特徵,是以系爭專利說明書所記載之「剪斷時停止提供射頻識別功能」即成為說明書是否符合明確且充分揭露要件之審查對象。於系爭專利所有實施例皆有違反明確且充分揭露而可據以實施之要件之情形下,任何請求項必然無法逸脫所有實施例之總括範疇。最高行政法院乃基此認定專利權人之主張無理由。
 
最高行政法院並進一步說明,專利法第26條各項雖屬不同要件,但各要件間有極為密切難以區分的關係,若發明說明此技術文書已明確揭露可據以實施,權利文件之申請專利範圍即有說明書及圖式支持之前提及基礎。但若發明說明此技術文書欠缺明確揭露可據以實施要件,則為權利文件之申請專利範圍,縱得有說明書及圖式的支持,或申請專利範圍之記載符合形式之規定,發明說明不具明確揭露可據以實施之欠缺亦無從回復,故倘已經判斷系爭專利發明說明不具明確揭露可據以實施要件,自無庸再就同條第3項(申請專利範圍須為發明說明及圖式所支持)或第4項(申請專利範圍之記載形式)。
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