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以「系爭專利與被控侵權物之差異能否輕易完成」作為均等侵權之判斷因素



「均等論」為判斷專利侵權的重要原則之一,其意義係基於保障專利權人之利益的立場,避免他人僅就系爭專利之請求項的技術手段稍作非實質之改變,即規避專利侵權之責任。進一步而言,「均等論」係為彌補請求項語言的侷限性,專利權範圍並非僅限於請求項界定之「文義範圍」,而得適度擴大至「均等範圍」。
 
依我國目前司法實務,當系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象之技術內容不相同,而欲判斷彼等是否「均等」時,一般採用所謂的「三步測試法」(triple identity test or tripartite test)。亦即:若被控侵權對象對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式(way),執行實質相同之功能(function),而得到實質相同的結果(result)時,應判斷被控侵權對象之對應技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵為無實質差異,二者為均等。
 
在實際運用「均等論」之際,爭議點通常發生在如何判斷「實質相同」此一不確定法律概念。經濟部智慧財產局於去年(即2016年2月5日)大幅修正公布之「專利侵權判斷要點」,其中對於「均等論」之「實質相同」判斷原則,有如下界定:「所謂『實質相同』,係指二者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知者」,似援用一般用以判斷「進步性」之標準(是否能輕易完成或顯而易知),二者如何分辨或有疑義,此由最高法院甫於2017424日作成之106年台上字第585號民事判決理由即可窺見
 
本案中,被控侵權人主張其產銷之系爭產品採取「凸露部下緣面配合凸塊斜面」之設計,故「棘齒」與「花轂」經常呈「常閉狀態」,因而消費者可直接牽動自行車前進或後退,而無須擔心踏板隨之轉動。反之,系爭專利則採「凸柱配合抵掣孔斜槽」結構設計,消費者必須先將踏板往後轉動,以帶動棘齒件向後轉動,進而令棘齒上之凸柱轉至抵掣孔之內側端,方能達到使「棘齒」與「花轂」分離而呈「常閉狀態」之結果,因此消費者牽動自行車時,必須在牽動之前,需要再以腳或手扳動踏板往後轉動,才能使踏板不會轉動,顯較為不便與麻煩。最高法院基此認為,智慧財產法院原判決對於系爭專利之「凸柱配合抵掣孔斜槽」與系爭產品「凸露部下緣面配合凸塊斜面」之差異部分,是否皆運用類似凸輪原理,且是否為無實質差異之等效置換並未詳查,因而將原判決廢棄並發回更審。
 
最高法院雖在判決中指出:「所謂專利侵害之均等論,係指比對被控侵權物與訟爭專利請求項,兩者在技術手段、功能及結果三者是否實質相同。所謂實質相同,乃侵害物所採取之替代手段,對所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀說明書(尤其是請求項及發明說明)後,基於一般性之專業知識及職業經驗,易於思及所能輕易置換者」等語,與前開專利侵權判斷要點之要旨大致相符,但查其判決之論理架構,被控侵權人對於均等論之抗辯似採取類似「進步性」判斷之論述方式,強調其系爭產品相較於系爭專利功效較佳,其差異非通常知識者所能輕易完成者,故無「均等論」適用之餘地。此種論述方法似獲最高法院之認同。

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