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專利說明書中非申請專利範圍所載之發明,與明確性判斷無關

簡秀如/吳詩儀


專利授予是公眾與發明人間的社會契約,為了取得排他的權利,發明人必須充分揭露發明,以確保他人得以研究並改良,此即為專利明確性之要求。發明說明之記載是否已明確且充分揭露,應達到使該發明所屬技術領域中具有通常知識者(「通常知識者」),能暸解申請專利之發明内容,並據以實施之程度(專利法第26條第1項)。

 

然而,發明說明之記載往往包含申請專利範圍所記載之發明以及申請專利範圍未記載之發明,故在進行明確性判斷時,究應以說明書之整體記載觀之,或僅需以申請專利範圍中記載之發明為對象,無庸審酌申請專利範圍未記載之部分,過去司法實務對此並未有明確之見解。

 

最高行政法院於106年6月8日106年度判字第278號行政判決中,就此疑義提供見解:發明說明是否符合充分揭露而可據以實施之要件,係以申請專利之發明為對象,對於發明說明中有記載而申請專利範圍中未記載之發明,則無論發明說明是否明確或已充分揭露,均與申請專利之發明是否充分揭露而可據以實施無涉。

 

此案中,專利權人主張系爭專利有關藥劑部分已有國際公認且經公告之方法,且能據以實施,並提出說明書所載諸多實施例作為佐證及說明。惟智慧財產法院及最高行政法院均認定,系爭專利說明書並未明確且充分揭露申請專利範圍所載成分與所載之功效之關聯性,因此,通常知識者無法確認或推論該等治療功效,系爭專利違反明確性要件。

 

該判決亦表示,專利權人就明確性要件所提出之證據,應著重在證明通常知識者依據專利說明書之說明是否可以無須經由多次實驗之勞費,即能再現專利之内容,以達到所請之功效,而非著重在上開通常知識者依據申請專利當時之知識思及該申請專利技術内容之可能程度高低。因思及該專利技術内容之可能性高低為該專利有無進步性問題,而非判斷該專利是否充分揭露、可否據以實施問題。

 

依據前述最高行政法院之見解,明確性之判斷應不宜援引說明書中與申請專利範圍無關之部分作為充分揭露之依據;專利權人所提證據,亦應著重在證明通常知識者無需過度實驗即能實現發明之內容。
 


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