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新型專利核准後更正之審查及如何更正



新型專利申請案僅須通過智慧財產局之形式審查,即可獲頒專利證書,具有節省審查費、快速獲准專利之優點。然而,新型專利權人持未經實質審查之新型專利向他人主張專利權時,經常遭受專利有效性之強烈質疑,而必須回頭重新檢視其專利內容是否有缺陷,時有進行核准後更正之需求。
 
最近,智慧財產局公布與新型專利更正有關之審查基準,將智慧局實務上對於新型更正之要求以明文訂之。其中,最基本之原則即為:「新型專利更正案,除合併於舉發案時採實體審查外,應採形式審查。」因為新型專利僅經形式審查而核准,原則上,並不會因專利權人申請更正,而使智慧局必須就新型專利案整體進行實質審查之後,始決定是否准予其更正。
 
所謂新型專利更正之形式審查,主要係審查更正內容是否明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。且依專利法第120條準用第67條第1項規定,更正事項限於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明。須注意者為:
1、  更正申請專利範圍之形式審查,係以更正本之申請專利範圍逐一比對核准公告本之申請專利範圍中明確記載之文字(並非以更正本之申請專利範圍比對公告本之圖式或說明書)。
2、  更正圖式之形式審查,係以更正本之圖式比對核准公告本之圖式中明確記載之文字或形式。
3、  更正說明書之形式審查,係以更正本之說明書比對公告本之申請專利範圍或圖式中明確記載之文字或形式,不得比對公告本之說明書
 
例如:專利權人雖申請將附屬項請求項4併入獨立請求項1中,成為新的請求項1,而原本依附於原請求項1之請求項2與請求項3之實質內容亦隨此一更正而變動(此種更正就須經實審之發明專利更正案而言,係應予核准之更正),但經智慧局形式比對更正本請求項1至3與公告本請求項1至3後,發現更正本請求項相較於公告本請求項具有增列之技術特徵,而該增列之技術特徵並非原先明確記載於原請求項1-3文字內容者,即認定該更正「明顯超出範圍,不准予更正」。由於說明書之內容不屬於形式審查更正之比對基礎,為求日後更正之便利性與可行性,撰寫新型專利申請專利範圍時,宜盡可能將所有可能實施態樣寫入申請專利範圍。
 
有鑑於智慧局形式審查更正係基於前述之嚴格比對,若專利權人實有進行較大幅度更正,以獲得一合理且有效之申請專利範圍(及/或圖式、說明書)時,則必須設法使智慧局改採實體審查更正之程序。可行之方式是在該專利處於「被舉發」之狀態下,提出更正申請。然而,目前智慧局實務上並不接受專利權人自己對其專利提出舉發之申請,若非該專利恰巧處於被他人舉發之狀態下,專利權人唯有設法委請第三人對其專利提起舉發,經智慧局受理後,專利權人即可在該舉發答辯程序中提出更正申請,此時,智慧局對於更正之審查,即改採「實體審查」,其審查標準係採用相同於發明專利更正之審查基準。
 
如上所述,經過智慧局形式審查新型專利更正,縱獲致不准更正之結果,若改採實體審查該更正,結果仍有可能不同。因此,專利權人得於舉發程序再次提起相同內容的更正申請,專利局此時仍將合併舉發案進行更正之實體審查。

 


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