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智慧財產法院認定贈品仍可能構成商標使用



商標使用乃商標法規範之核心問題之一。商標連續三年未使用,可能構成商標廢止事由;著名商標之保護,亦需考量商標使用之狀況是否構成著名;商標侵權是否成立,更需以商標使用為前題。
 
商標法第5條規定:「按商標之使用,指為行銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商標:一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者,亦同」,又同法第57條第3項規定:「依前項規定提出之使用證據,應足以證明商標之真實使用,並符合一般商業交易習慣。」此於廢止章節之第67條第2項準用之。
 
依商標法第5條規定,商標使用限於「行銷之目的」。依往昔實務見解,所謂之「行銷之目的」乃侷限於有償之行為,不包括無償行為。因此,贈品通常不會被認定為商標使用。然而,經智慧財產局邀集智慧財產法院及其他各界專家及學者共同討論,並參酌其他國家之立法例及實務見解後,智慧財產局或智慧財產法院針對特定條件下之贈品,於具體個案已認定為商標使用。
 
智慧財產法院103年度行商訴字第140號行政判決於涉及VALENTINO商標商品贈品之商標廢止事件,針對銷售VALENTINO各類商品達一定金額,即贈送VALENTINO「香水」之行為,認定VALENTINO於香水類商品之贈送行為,構成於香水類之商標使用。智慧財產法院103年度行商訴字第128號行政判決針對VALENTINO另一系列商標之贈品爭議,亦採相同見解。
 
智慧財產法院指出系爭VALENTINO商標用於「香水」商品及其包裝盒上,與商品相結合,足使消費者認識系爭商標,且藉由優惠促銷之商業交易過程,贈送標示有系爭VALENTINO商標之香水商品,傳遞行銷於市場的商業訊息,達到商標指示商品來源的功能,使消費者透過香水贈品認識系爭商標,應已符合商標法第5條所稱之「商標使用」。
 
智慧財產局或智慧財產法院改變商標使用之見解,針對部分有條件之贈品認定為商標使用,勢將對未來類似案件之審理,產生相當程度之影響。

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