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最高法院就專利更正是否屬訴訟標的之變更之審理



專利權人經公告取得專利權後,得申請更正說明書、申請專利範圍或圖式。因此,在專利侵權訴訟中,一旦被控侵權人提出足以證明所涉專利不具可專利性之先前證據時,專利權人即可能為了克服專利有效性之缺陷,於訴訟程序進行中向經濟部智慧財產局提出專利更正之申請。此時,依據智慧財產案件審理細則第32條之規定,除了該更正之申請顯然不應被准許,或依准許更正後之請求範圍不構成權利之侵害外,法院仍應斟酌更正程序之進行程度進行審理。

 

然而,當專利權人請求法院以更正後之專利申請範圍進行審理時,是否會構成民事訴訟法上訴訟標的之變更,還是僅為攻擊防禦方法之補充,實務上即有不同見解。而訴訟標的之變更以及攻擊防禦方法之補充,兩者之區別實益,即在於認定合法性之法令及標準不同,一旦認定為訴訟標的之變更,依據民事訴訟法規定,訴狀送達後原則上不得任意為之,除非經他造同意,或是符合法律所定之特定情形(例如主張之基礎事實同一,或僅係擴張或減縮應受判決事項之聲明等),且法院應就新訴為裁判,原訴之訴訟繫屬即應因訴之變更而消滅。

 

實務上有認為,基於專利之各請求項均可獨立作為主張權利之依據,且為認定專利有效性、判斷侵權以及計算損害賠償之重要基礎,故申請專利範圍一旦更正,必然導致法院判斷所依據之基礎事實之實質變更,因而將此一變更視為訴之變更,此見解為智慧財產法院104年度民專上更(一)字第7號、101年度民專上字第28號、99年度民專上字第12號等民事判決所採,亦為最高法院104年度台上字第1651號及106年度台上第391號民事判決所肯認。

 

然更多實務判決認為,專利權人提出專利申請專利範圍之更正符合法定要件時,因更正之內容屬於申請專利範圍之減縮、請求項之刪除、及誤記之訂正,仍包含於原主張之申請專利範圍內,故非屬訴訟標的之變更,僅為事實上之更正以及原攻擊防禦方法之補充。最高法院109年6月13日作成之108年度台上字第2129號民事判決,即重申此一見解。

 

此外,最高法院於108年度台上字第2129號民事判決中亦表示,其判決與前述104年度台上字第1651號民事判決見解不同,係因原審有不同之認定,以致有不同之法律見解。由此可知,最高法院是基於原審認定之基礎予以合法性判斷,原審一旦認定構成訴之變更,即會審酌原審判決是否合於訴之變更之規定(例如104年度台上字第1651號判決中,最高法院認定原審僅就已失效力之原訴裁判,未就變更之訴為審判而構成違法);但倘原審一旦認為專利之更正僅為擊防禦方法之補充,最高法院即據此為判斷。

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