首頁 >> 新知 >> Newsletter

Newsletter

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

專利申請權及歸屬有爭執時,應就當事人技術上之貢獻實質認定



專利法第5條第2項規定,專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。針對公司員工於職務上完成發明、新型或設計之歸屬,專利法第7條第1項明定專利申請權及專利權原則上屬於雇用人,雇用人應支付受雇人適當之報酬,但契約另有約定者,從其約定。針對出資聘請他人從事研究開發之情況,專利法第7條第3項則明定其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定,若契約未約定者,屬於發明人、新型創作人或設計人,但出資人得實施其發明、新型或設計。

 

實務上專利經核准公告後,若發生專利申請權與專利權歸屬之紛爭,鑑於專利權已具私法上財產權之屬性,真正之專利申請權人得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴,請求非真正專利申請權人返還專利權,以維護其權利(參照司法院102年度智慧財產法律座談會之民事訴訟類相關議題提案及研討結果第2號)。智慧財產法院於109年5月14日作成之107年度民專上字第13號民事判決中,亦肯認在當事人就專利申請權與專利權之歸屬有爭執時,該專利申請權及專利權之歸屬即為不明,此種歸屬不明之狀態能以確認判決將之除去,故主張自己為真正專利申請權人並提起訴訟者,即具有確認利益。

 

專利權權利歸屬訴訟中最核心之爭點,當屬如何證明專利之申請專利權及專利權應歸真正之專利申請權人所有。智慧財產法院於前引107年度民專上字第13號民事判決中即表示,有關專利申請權及專利權歸屬之爭執,首先應確認當事人合作期間所研發之成果,繼而與涉案專利之技術內容進行比對,以確認兩者之技術內容是否相同;比對之結果,如發現部分請求項不同時,則應判斷當事人對涉案專利不同之部分,是否有實質貢獻。依據前揭標準,智慧財產法院即勾稽該案上訴人(即主張其為真正專利申請權之人)提出之證據資料,判斷其對於涉案專利之申請專利範圍之所有技術特徵,是否有技術上之貢獻,並就涉案專利之專利申請權及專利權是否為上訴人所有作成認定。

 

實務上為證明專利申請權及專利權之歸屬,主張為真正專利申請權人者應提出相關證據資料,包括研究背景、發明筆記、發明圖面、發明構想紀錄、往來電子郵件等,由法院衡酌個案相關事實與涉案專利之發明歷程綜合審查及判斷。真正申請權人若係與機關、團體或事業體進行合作研發,務必於合作契約中明訂專利權利歸屬,並明訂合作研發之範圍(例如是否僅包括該技術之製備方法、或尚涵括設備機具與相關機器),並保留詳細研發記錄,以避免日後產生專利申請權與專利權歸屬之爭議。

回上一頁