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中國國務院通過《專利法修正案（草案）》
中國國務院通過《專利法修正案（草案）》
中國專利法歷經三次修正，國家知識產權局自2014年下半年啟動專利法第四次修正的研究準備，在徵求公眾意見後擬定《專利法修訂草案(送審稿)》，2015年7月間報請國務院審議：根據2018年 3月中旬公佈的《國務院2018年立法工作計畫》，提請全國人大常委會審議專利法修訂草案。國務院常務會議於2018年12月5日通過《中華人民共和國專利法修正案（草案）》，並將草案提請全國人大常委會審議。本次專利法修正重點如下:
一、 強化專利保護相關規定
為強化專利保護制度，針對專利權人所遭遇的專利權利行使舉證困難、程序費時、成本高、賠償低等問題，本次修法提出了相應措施，包括:完善相關證據規則、明訂行政調解協議的效力、增訂針對故意侵權的懲罰性賠償制度、增訂針對群體侵權、重複侵權等故意侵權行為的查處、增訂間接侵權責任、增訂網路服務提供者的法律責任、建立專利權保護信用資訊檔案等。相關修正規定如下:
1. 針對群體侵權、重複侵權等故意侵權行為之查處(修正條文第60條)
為強化專利權保護，本次專利法修正增訂下列規定:
對群體侵權、重複侵權等擾亂市場秩序的故意侵犯專利權行為，專利行政部門可以依法查處，責令侵權人立即停止侵權行為，並可以沒收侵權產品、專門用於製造侵權產品或者使用侵權方法的零部件、工具、模具、設備等。對重複侵犯專利權的行為，專利行政部門可以處以罰款，非法經營額五萬元以上的,可以處非法經營額一倍以上五倍以下的罰款；沒有非法經營額或者非法經營額五萬元以下的,可以處二十五萬元以下的罰款。
2. 調解協議之強制執行 (修正條文第61條)
根據現行專利法規定，處理專利侵權糾紛的專利行政部門，應當事人的請求，可就侵犯專利權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。本次專利法修正增訂下列規定:
"調解協議達成後，一方當事人拒絕履行或者未全部履行的，對方當事人可以申請人民法院確認並強制執行。"
3. 導入間接侵權責任規定 (修正條文第62條)
為完善專利權保護，本次修法特導入間接侵權規定如下:
"明知有關產品系專門用於實施專利的原材料、中間物、零部件、設備，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專利權的行為的，應當與侵權人承擔連帶責任。
明知有關產品、方法屬於專利產品或者專利方法，未經專利權人許可，為生產經營目的誘導他人實施了侵犯該專利權的行為的，應當與侵權人承擔連帶責任。"
4. 網路服務提供者的法律責任規定(修正條文第63條)
因應電子商務發展趨勢所產生之侵權行為型態，本次修法特增訂網路服務提供者的法律責任規定如下:
"網路服務提供者知道或者應當知道網路使用者利用其提供的網路服務侵犯專利權或者假冒專利，未及時採取刪除、遮罩、斷開侵權產品連結等必要措施予以制止的，應當與該網路使用者承擔連帶責任。
專利權人或者利害關係人有證據證明網路使用者利用網路服務侵犯其專利權或者假冒專利的，可以通知網路服務提供者採取前款所述必要措施予以制止。網路服務提供者接到合格有效的通知後未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網路使用者承擔連帶責任。
專利行政部門認定網路使用者利用網路服務侵犯專利權或者假冒專利的，應當通知網路服務提供者採取本條第一款所述必要措施予以制止，網路服務提供者未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網路使用者承擔連帶責任。"
5. 加大假冒專利之處罰規定 (修正條文第66條)
根據現行專利法規定，假冒專利的，除依法承擔民事責任外，由專利行政部門責令改正並予公告，沒收違法所得。沒有違法所得的，可以處二十萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。為強化專利保護，本次修正特加大假冒專利處罰規定如下:
"假冒專利的，除依法承擔民事責任外，由專利行政部門責令改正並予公告。非法經營額五萬元以上的,可以處非法經營額一倍以上五倍以下的罰款；沒有非法經營額或者非法經營額五萬元以下的,可以處二十五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。"
6. 強化行政查處手段，包括侵權產品之扣押、當事人拒絕或阻撓行政部門行使職權之反制 (修正條文第67條)
為強化行政查處成效，本次修法特增訂規定如下:
(1) 針對有證據證明是擾亂市場秩序的故意侵犯專利權的產品或者假冒專利的產品，可以查封或者扣押。
(2) 專利行政部門依法行使前款規定的職權時，當事人應當予以協助、配合。當事人拒絕、阻撓專利行政部門行使職權的，由專利行政部門予以警告；構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。"
7. 增訂相關侵權民事賠償相關規規定，包括: 故意侵權的懲罰性賠償責任、侵權人針對損害賠償調查之配合等 (修正條文第68 條)
根據現行專利法規定，侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。
因應專利權人舉證困難及損害賠償數額較低之問題，本次修法特導入及修訂下列規定:
(1) 對於故意侵犯專利權的行為，人民法院可以根據侵權行為的情節、規模、損害後果等因素，在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。
(2) 權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予十萬元以上五百萬元以下的賠償。
(3) 人民法院認定侵犯專利權行為成立後，為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。
8. 導入專利權保護信用信息檔案機制 (修正條文第74 條)
為達專利保護相關信息之透明化，以維護合理市場環境，本次修法特增訂下列規定:
"專利行政部門應當建立專利權保護信用資訊檔案，並納入全國信用資訊共用交換平臺。"
二、 專利實施運用相關規定
1. 職務發明相關規定 (修正條文第6條及第16條)
根據現行專利法第6條規定，執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。另，利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。另，根據現行專利法第16條規定，被授予專利權後，單位應當對其發明人或者設計人給予獎勵；發明創造專利實施後，根據其推廣應用的範圍和取得的經濟效益，對發明人或者設計人給予合理的報酬。
為完善職務發明制度，明確職務發明創造的範圍及釐清受雇人與雇用人間專利所有權歸屬及獎勵報酬權責規範，本次修法特修、增訂如下:
(1) 執行本單位的任務所完成的發明創造為職務發明創造 (修正條文第6條)。
(2) 利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定；沒有約定的，申請專利的權利屬於發明人或者設計人(修正條文第6條)。
(3) 單位與發明人或者設計人根據本法第六條第四款的規定，約定發明創造申請專利的權利屬於單位的，單位應當根據前款規定對發明人或者設計人給予獎勵和報酬 (修正條文第16條)。
2. 專利申請權及專利權之合理行使規定 (修正條文第14條)
為彰顯專利申請權及專利權行使之合理性，本次修法增訂下列規定:
"申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。不得濫用專利權損害公共利益或者不合理地排除、限制競爭。"
3. 國家研究機構、高等院校專利技術轉化相關規定 (修正條文第81條)
因應國家研究機構、高等院校專利技術轉化率較低問題，本次修法特增訂下列規定:
"國家設立的研究開發機構、高等院校自職務發明創造獲得專利權之後，在不變更專利權屬的前提下，發明人或者設計人可以與單位協商自行實施或者許可他人實施該專利，並按照協議享有相應的權益。"
4. 導入當然許可制度 (修正條文第82條、第83條及第84條)
為解決專利授權供需資訊不對稱問題，參酌國外經驗，本次修正特導入當然許可制度，增訂規定如下:
(1) 專利權人以書面方式向國務院專利行政部門聲明其願意許可任何人實施其專利，並明確許可使用費的，由國務院專利行政部門予以公告，實行當然許可。就實用新型、外觀設計專利提出當然許可聲明的，應當提供專利權評價報告。撤回當然許可聲明的，應當以書面方式提出，並由國務院專利行政部門予以公告。當然許可聲明被撤回的，不影響在先給予的當然許可的效力(第82 條)。
(2) 任何人有意願實施當然許可的專利的，為獲得當然許可，應當以書面方式通知專利權人，並支付許可使用費。當然許可的被許可人可以向國務院專利行政部門備案，作為獲得當然許可的證明。當然許可期間，專利權人不得就該專利給予獨佔或者排他許可、請求訴前臨時禁令(第83 條)。
(3) 當事人就當然許可發生糾紛的，可以請求國務院專利行政部門裁決。當事人對裁決不服的，可以自收到通知之日起十五日內向人民法院起訴(第84條)。
5. 標準與專利關係相關規定 (修正條文第85條)
為釐清標準與專利間關係，本次特增訂下列規定，導入標準必要專利默示許可制度，明訂防止專利權濫用規定。
"參與國家標準制定的專利權人在標準制定過程中不披露其擁有的標準必要專利的，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術。許可使用費由雙方協商；雙方不能達成協議的，可以請求國務院專利行政部門裁決。當事人對裁決不服的，可以自收到通知之日起十五日內向人民法院起訴。"
三、 落實政府職能相關規定
為落實依法治國、職能法定要求，明確國家和地方專利行政部門職責，本次修正特增訂下列規定:
1. 明確國家和地方專利行政部門職責 (修正條文第3條)
"國務院專利行政部門負責管理全國的專利工作，統一受理和審查專利申請，依法授予專利權，負責涉及專利的市場監督管理，查處有重大影響的專利侵權和假冒專利行為，建設專利資訊公共服務體系，促進專利資訊傳播與利用。地方人民政府專利行政部門負責本行政區域內的專利工作，依法開展專利行政執法，提供專利公共服務。前款所稱地方人民政府專利行政部門是指省級、設區的市級以及法律法規授權的縣級人民政府專利行政部門。"
2. 國務院專利行政部門應提供專利信息基礎數據 (修正條文第21條)
"國務院專利行政部門應當完整、準確、及時發佈專利資訊，定期出版專利公報，提供專利資訊基礎資料。"
3. 專利行政部門促進專利實施和運用相關規定 (修正條文第79條)
"各級專利行政部門應當促進專利實施和運用，鼓勵和規範專利資訊市場化服務和專利運營活動。"
四、 完善專利申請及審查制度相關規定
因應中國經濟發展及創新需求，參酌國際發展趨勢，本次修法特增、修訂下列與專利申請及審查相關規定:
1. 開放部分外觀設計專利保護 (修正條文第2條)
因應業界需求，參酌國際實務，本次修法特將外觀設計定義擴大修正如下:
"外觀設計，是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。"
2. 不授予專利保護之項目 (修正條文第25條)
根據現行專利法第25條規定，"用原子核變換方法獲得的物質"不予專利保護。然，根據現行審查指南規定(第二部分第一章)，"原子核變換方法"及"用該方法所獲得的物質"關係到國家的經濟、國防、科研和公共生活的重大利益，不宜為單位或私人壟斷，因此不能被授予專利權。所稱"原子核變換方法"是指使一個或幾個原子核經分裂或者聚合，形成一個或幾個新原子核的過程;所稱"用原子核變換方法所獲得的物質"主要是指用加速器、反應堆以及其他核反應裝置生產、製造的各種放射性同位素，這些同位素不能被授予發明專利權。
本次修法將"原子核變換方法"增列為不予專利保護之項目，然，並未造成實務上差異，只是針對專利法及審查指南規定間文字差異予以一致化。
3. 導入外觀設計專利國內優先權制度(修正條文第29條)
根據現行專利法規定，國內優先權制度僅適用發明及實用新型專利申請案件。本次修法特放寬國內優先權之適用範疇包括外觀設計專利案件，修正後規定如下:
"申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者外觀設計在中國第一次提出專利申請之日起六個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。"
4. 優先權要求聲明及證明文件提交相關規定 (修正條文第30條)
根據現行專利法規定，申請人要求優先權的，應當在申請的時候提出書面聲明，並且在三個月內提交第一次提出的專利申請文件的副本；未提出書面聲明或者逾期未提交專利申請文件副本的，視為未要求優先權。本次修正後規定如下:
"申請人要求優先權的，應當按照規定提出書面聲明，並且提供第一次提出的專利申請檔的副本；未按照規定提出書面聲明或者提供專利申請檔副本的，視為未要求優先權。"
據瞭解：本次修正主要是提供日後專利法實施細則及專利審查指南明訂相關執行細節的空間。
5. 複審案件及無效請求案件之依職權審查 (修正條文第41條及第46條)
為完善專利審查效益，提昇專利質量，本次修法特針對複審案件及無效請求案件明訂依職權審查制度，增訂規定重點如下:
(1) 專利複審委員會對複審請求進行審查，必要的時候可以對專利申請是否符合本法有關規定的其他情形進行審查，作出決定，並通知專利申請人(第41條)。
(2) 專利複審委員會對宣告專利權無效的請求進行審查，必要的時候可以對專利權是否符合本法有關規定的其他情形進行審查，及時作出決定，並通知請求人和專利權人。宣告專利權無效或者維持專利權的決定，由國務院專利行政部門登記和公告(第46條)。
6. 外觀設計專利權期間延長為15年 (修正條文第42條)
因應產業外觀設計需求，並參酌海牙協定規定，本次修法將外觀設計專利之專利權期間延長為15年，修正後規定如下:
"外觀設計專利權的期限為十五年，均自申請日起算。"
7. 實用新型專利及設計專利的專利評價報告相關規定 (修正條文第64條)
根據現行專利法規定，專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的，製造同樣產品的單位或個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者專利行政部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。本次修法特增訂:" 專利侵權糾紛雙方當事人均可主動出具上述專利權評價報告"規定。
8. 專利權出質相關規定 (修正條文第86條)
為規範專利權出質相關事宜，本次修法特增訂規定如下:
"以專利權出質的，由出質人和質權人共同向國務院專利行政部門辦理出質登記，質權自登記之日起生效。
五、 完善專利代理法律制度及促進知識產權服務業發展相關規定
因應完善專利代理法律制度目的，本次修法特增、修訂相關規定(專利代理機構及專利代理師的執業基本準則、加強事中事後監管、禁止“黑代理”行為、對專利代理行業組織作出明確規定、明訂專利行政部門鼓勵和規範專利資訊市場化服務和專利運營活動的職責、積極培育形成專利資訊服務機構等)，相關規定重點如下:
1. 專利代理師之行業管理相關規定 (修正條文第19條)
現行專利法第19條僅針對專利代理機構訂出相關執業規範管理規定，本次修正特將專利代理師列入應遵循相同規範規定，修正重點如下:
"專利代理機構以及專利代理師應當遵守法律、行政法規，按照被代理人的委託辦理專利申請或者其他專利事務；對被代理人發明創造的內容，除專利申請已經公佈或者公告的以外，負有保密責任。專利代理機構以及專利代理師的具體管理辦法由國務院規定。"
2. 專利代理機構及專利代理師之許可、黑代理禁止相關規定 (修正條文第75條)
本次修法特增訂規定如下，以杜絕黑代理:
"設立專利代理機構或者取得專利代理師資格需經國務院專利行政部門許可。未經國務院專利行政部門許可，任何單位或者個人不得為經營目的從事專利代理業務。違反本款規定的，由專利行政部門視其情節責令停止違法行為，沒收違法所得，可以並處罰款。"
3. 專利行政部門鼓勵和規範專利資訊市場化服務和專利運營活動職責相關規定 (修正條文第79條)
為活化推進專利實施及運用成效，本次修法特增訂規定如下:
"各級專利行政部門應當促進專利實施和運用，鼓勵和規範專利資訊市場化服務和專利運營活動。"
4. 專利行業代理組織之指導監督及自律相關規定 (修正條文第88條)
針對專利行業代理之指導監督及自律，本次修法特增訂規定如下:
"專利代理行業組織應當接受專利行政部門的指導、監督。
專利代理行業組織應當按照章程規定，嚴格執行吸納會員的條件，對違反行業自律規範的會員實行懲戒；對其吸納的會員以及對會員的懲戒情況，應當及時向社會公佈。"
本次專利法修正在專利權行使力度加強之突破，頗受各界肯認，尤其是故意侵權三倍懲罰性賠償、間接侵權責任確立、針對群體侵權及重複侵權等故意侵權行之查處、行政查處手段強化、明訂網路服務提供者的侵權法律責任等修正，為國內外專利權人所樂見，更可彰顯中國對專利權完善保護之決心。在外觀設計專利實務上的修正，包括部分外觀設計開放專利保護及外觀設計專利權期間延長為15年，亦對長期以來關注中國外觀設計專利制度健全化的業者，提供了正面的回應。本次修法尚需經全國人大常委會審議通過，確切通過施行時間尚非明確，然，部分業界人士預期修法可能在2019年通過施行。本所將密切追蹤並與讀者分享進度。