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「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」修正



「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」修正
 
經濟部於2018 10 29 日核定修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理」第2章、第7章,第8章、第10章、第13章、第14章、第15章、第17章、第18(經授智字第 10720033410號令),修正審查基準自2018111日生效。本次修正重點如下:
 
一、根據專利法第32規定及智慧財產局2017121 日修正生效之修正「專利申請書表及申請須知」,明訂相關規定如下:
 
1.     雙軌申請之聲明
 
同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利者,如擬主張權利接續利益,申請人應於申請時,分別於發明專利及新型專利申請書之聲明事項上勾選聲明一案兩請的事實,若二申請案皆未於申請時聲明或其中一申請案未於申請時聲明,均不得嗣後聲明。
 
2.     申請檢送文件之勾選
 
申請人應依實際檢送文件勾選附送書件,例如:說明書1份、申請專利範圍1份、圖式1份、委任書1份、外文說明書1份、圖式共()圖等。
 
二、依現行審查實務,釐清優先權證明文件所指為何:
 
專利法第29條第2項所稱「前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」即優先權證明文件應為外國或世界貿易組織(WTO)會員專利受理專責機關署名核發之正本。該文件為專利申請人主張優先權必具之法定申請文件,為專利專責機關判斷該一申請案是否為「相同發明或創作」,進而得否享有優先權之依據。各國所核發之優先權證明文件,均係於確認申請案已符合該國取得申請日之要件後,於所核發之證明文件上載明核發日期、申請案之申請日及申請案號,並將申請日揭露之技術內容(即發明說明書與圖式)併入;核其外觀所具通常形式,多由各國專利專責機關以其官方認證資訊頁(含官方署名、章戳、標記或其他識別圖樣)於上,並將取得申請日之專利申請文件(含說明書、圖式及基本資料)附後,併同緘封成冊,使申請人得憑以向其他專利專責機關證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容。因此不得以外國或WTO會員之專利專責機關所核發之申請案執據、電子收據、受理通知、專利證書、核准證明文件、專利公報或全卷影印證明等非屬優先權證明文件,亦不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之。
 
另,下列公告規定亦納入審查基準中:
 
1.      根據智慧財產局2015216日公告,申請專利主張優先權者,毋須再檢送優先權證明文件首頁影本及其中譯本檢視各國專利專責機關出具之優先權證明文件首頁多附有英文,爰開放毋須再檢送優先權證明文件首頁影本及其中譯本;本局認有必要時,再通知申請人檢附。
 
2.      根據智慧財產局2016627日公告,凡經確認他國專利專責機關僅核發設計註冊證明文件而未核發申請證明文件者,智慧財產局將依具體個案例外受理以該註冊證明文件作為主張優先權之證明文件。
 
三、修訂生物材料寄存相關規定
 
根據專利法規定,申請生物材料或利用生物材料之發明專利,應將該生物材料寄存,但,若該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時,不須寄存。至於是否為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得之生物材料,將於實體審查時依法審查。申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。申請人於申請前在與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存,並於法定期間內,檢送該寄存機構出具之證明文件者,不受應在國內寄存之限制。專利法明訂: 申請人應於申請日後4個月內(主張優先權者,為最早之優先權日後16個月內),檢送寄存證明文件,並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼;屆期未檢送寄存證明文件者,視為未寄存。前述寄存證明文件,如於申請日前在國內寄存機構寄存者,為國內寄存機構出具之寄存證明文件;如先於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存,再至國內寄存機構寄存者,為國外寄存機構出具之寄存證明文件及國內寄存機構出具之寄存證明文件;如係寄存於與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存者,則為該外國寄存機構出具之證明文件。
 
因應目前實務並參酌我國與英國於2017121日實施臺英專利程序上生物材料寄存互相合作,本次特修正基準如下:
 
1.      國內生物材料之寄存機構
 
國內生物材料之寄存機構應為專利專責機關公告指定之機構,我國生物材料寄存機構為財團法人食品工業發展研究所。
 
2.      我國與日本及英國實施臺日、臺英專利程序上生物材料寄存互相合作
 
我國與日本、英國分別於2015618日及2017121日實施臺日、臺英專利程序上生物材料寄存互相合作。申請人向我國申請專利,而將該生物材料寄存在日本經濟產業省特許廳或英國智慧財產局所指定其國內寄存機構者,並於法定期間內檢送由該等機構出具之寄存證明文件,即不受應在國內寄存之限制。日本特許廳指定寄存機構為「獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許生物寄存中心生物寄存中心(NITE-IPOD)」、「獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許微生物寄託中心(NPMD)」。英國智慧局指定寄存機構指符合臺英專利程序上生物材料寄存相互合作作業要點第2點第3項規定之寄存機構。
 
四、智慧財產局2017121 日修正生效之修正「專利申請書表及申請須知」,修正相關審查基準規定如下:
 
1.      發明專利申請案,申請修正應檢送之文件如下:
 
(1)修正申請書1份。
(2)修正部分劃線之說明書或申請專利範圍修正頁1份。
(3)修正後無劃線之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁1份。
 
2.      新型專利申請案,申請修正應檢送之文件如下:
 
(1)修正申請書1份。
(2)修正部分劃線之說明書或申請專利範圍修正頁1份。
(3)修正後無劃線之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁1份。
 
3.      設計專利申請案,申請修正應檢送之文件如下:
 
(1)修正申請書1份:
修正說明書者,應載明修正之頁數與行數及修正理由;修正圖式者,應載明修正之圖式名稱及修正理由。
(2)修正部分劃線之說明書修正頁1份:參照發明專利之處理原則。
(3)修正後無劃線之全份說明書或圖式1份。
 
4.      發明專利,因誤譯申請訂正說明書、申請專利範圍或圖式者,應檢送文件如下:
 
(1)誤譯訂正申請書1份。
(2)訂正部分劃線之說明書或申請專利範圍訂正頁1份。
(3)訂正後無劃線之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁1份。
 
5.      新型專利,因誤譯申請訂正說明書、申請專利範圍或圖式者,應檢送文件如下:
 
(1)誤譯訂正申請書1份。
(2)訂正部分劃線之說明書或申請專利範圍修正頁1份。
(3)訂正後無劃線之說明書、申請專利範圍或圖式替換頁1份。
 
6.      設計專利,因誤譯申請訂正說明書或圖式者,應檢送文件如下:
 
(1)訂正申請書1份:
訂正說明書者,應載明訂正之頁數與行數、訂正理由及對應外文本之頁數與行數;訂正圖式者,應載明訂正之圖式名稱、訂正理由及對應外文本之圖式名稱。
(2)訂正部分劃線之說明書訂正頁1份:參照發明專利之處理原則。
(3)訂正後無劃線之全份說明書或圖式1份。
 
五、根據依專利法第32條規定,增列相關專利分割規定如下:
 
1.      分割申請書,除應載明專利申請之相關基本資料外,應填寫原申請案之申請案號。援用原申請案之優先權及就相同創作於同日分別申請發明及新型專利之主張者,應於申請書聲明。
 
2.      原申請案聲明就相同創作於同日分別申請發明及新型專利者,分割案得以援用,但以分割申請時聲明為必要,不得事後補聲明援用。
 
3.      自分割案再分割之申請案,仍以原申請案之申請日為其申請日;並得援用原申請案之聲明事項。
 
六、專利公告之延緩
 
根據20163月生效之專利法施行細則第86條規定,專利公告延緩期間有先前的3個月修改為6個月。因應前述規定,本次特修訂基準規定如下:
 
「專利申請人依第1.1 節規定繳納證書費及第1 年專利年費後,始予公告,並自公告之日起給予專利權。專利申請人有延緩公告專利之必要者,應於繳納證書費及第1 年專利年費時,於申請書中載明理由申請延緩公告,所請延緩之期限,不得逾6個月。申請人如於專利專責機關已進行公告作業後,始申請延緩公告,其延緩公告申請應不受理。」
 
七、配合本專利審查基準第二篇發明專利實體審查第11章專利權期間延長修訂,修訂專利權期間延長相關規定如下
 
1.      專屬被授權人亦得為延長申請案之申請人
 
專利權期間延長之申請人,應為專利權人。發明專利權人專屬授權他人實施時,專屬被授權人亦得為延長申請案之申請人。
 
2.      申請延長專利權期間應具備文件
 
申請專利權期間延長,應備具文件如下;申請延長專利權期間,經程序審查申請文件須補正者,應於指定期間內補正,屆期未補正者,該申請不予受理。
 
(1)專利權期間延長申請書,其應載明下列事項,由專利權人或其代理人
簽章:
 
(a)    專利證書號數
(b)    發明名稱
(c)    專利權人姓名或名稱、國籍、住居所或營業所;有代表人者,並應載明代表人姓名
(d)    申請延長之理由及期間
(e)    取得第1 次許可證之日期
 
(2)        1次許可證影本係指依相關法律規定,就同一有效成分及同一用途所取得之最初許可,且許可證之持有人得為專利權人、專屬或非專屬被授權人。如許可證之持有人與專利權人形式上不一致時,應由申請延長之申請人提出說明並檢附相關證明文件,包括之態樣如下:
 
(a)    兩者具有同一法人格
(b)    兩者有專屬或非專屬授權關係存在,其應檢送申請延長時已完成授權事實之證明文件
(c)    許可證之持有人為非專屬被授權人之再被授權人,其應檢送非專屬被授權人具有再授權他人實施之權利及申請延長時已完成非專屬授權、再授權事實之證明文件。
 
若於同日取得相同有效成分及相同用途之多件許可證,因專利權人得以第1次許可證申請延長,並以一次為限,且該許可證僅得據以申請延長一次,故申請延長之申請人僅能選擇其中一件許可證申請延長。(審查注意事項詳見第二篇發明專利實體審查第十一章專利權期間延長第4.5 節)
 
(3)        申請延長之專利權為醫藥品或其製造方法者,除藥品許可證影本外,並應檢附下列相關證明文件:
 
(a)    國內臨床試驗期間(含銜接性試驗期間)、國外臨床試驗期間與起、訖日期之證明文件及清單。所述清單應表列各項臨床試驗計畫之名稱、計畫編號及其起、訖日期等。(醫藥品臨床試驗清單範例參見第二篇發明專利實體審查第十一章專利權期間延長附錄)
(b)    國內申請藥品查驗登記審查期間及其起、訖日期之證明文件。
 
(4)        申請延長之專利權為農藥品或其製造方法者,除農藥許可證影本外,並應檢附下列相關證明文件:
 
(a)    國內外田間試驗期間與起、訖日期之證明文件及清單。所述清單應表列各項田間試驗計畫之名稱、計畫編號及其起、訖日期等。(農藥品田間試驗清單範例參見第二篇發明專利實體審查第十一章專利權期間延長附錄)。
(b)    國內申請農藥登記審查期間及其起、訖日期之證明文件。
 
本次修正之專利審查基準已於2018111日生效。智慧財產局目前仍進行其他審查基準之修正,例如: 專利審查基準第二篇第4章「發明單一性發明審查基準」,並於2018127日公告修正專利審查基準第二篇「發明專利實體審查第14章生物相關發明」基準(201911日生效)。相關審查基準之持續修正將更有助我國專利申請相關事宜處理之透明化及合理化。


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