Newsletter
新型專利技術報告之不利記載內容與權利濫用之判斷
台灣專利法下的新型專利係採取形式審查制度，智慧財產局無須就專利要件為實體審查。然因未經實體審查即授與專利權保護，為防止權利人濫用權利，專利法第116條規定新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。此外，同法第117條復規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任；但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。由前述條文可知，縱使新型專利權人已取得新型專利技術報告並據以行使專利權，其專利權仍有遭撤銷之可能，故新型專利權人仍須盡相當注意義務，以避免侵害第三人之權益。
惟倘新型專利技術報告之所有請求項比對結果為「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻」（代碼6），但於其說明中記載「即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作，因此無法進行有效之調查與比對」，而專利權人仍基於此新型專利技術報告寄發「敬告函」、聲請證據保全及提起民事侵權訴訟，嗣後該新型專利卻因「申請專利範圍未能為說明書及圖式支持，致申請專利範圍不明確而無法瞭解其內容」之無效事由（即違反專利法第26項規定之要件，簡稱「明確性」要件）而遭智慧局撤銷，專利權人行使權利之行為是否構成權利濫用？
智慧財產法院107年4月23日106年度民專訴字第76號民事判決對此表示見解。首先，法院認為新型專利技術報告記載之「即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作，因此無法進行有效之調查與比對」等語，並未與專利法規定之「明確性」要件用語相對應，且新型專利技術報告並非行政處分，不生拘束之效力，故上開記載自不等於智慧財產局已認定系爭新型專利違反「明確性」要件。
其次，在該案中，被控侵權人直至專利侵權訴訟進入二審程序後，始以系爭新型專利違反「明確性」要件為由提出舉發，法院認為實難苛責專利權人於取得新型專利技術報告後仍須對此撤銷原因負擔高度之注意義務。而專利權人於寄發敬告函及事後提起證據保全、訴訟程序等行使系爭專利權，主觀上應係認知系爭專利為合法有效，自無侵害原告權利之故意或過失存在。
此外，該案專利權人雖因新型專利技術報告之上開記載，而曾向智慧局提出更正申請，將說明書之內容增訂至請求項中，然智慧財產法院仍認為僅由此亦無從認定專利權人已知悉系爭專利有違反「明確性」要件之情事。是以，智慧財產法院以專利權人行使專利權行為，均係本於系爭專利合法有效之認知，且於發函前已盡相當之注意，認定無權利濫用之故意或過失，駁回被控侵權人之損害賠償請求。
本案對新型專利權人行使權利是否構成權利濫用，採取較為嚴格的判斷標準，惟雖如此，新型專利權人於行使權利時，仍應留意技術報告之比對結果及記載內容，以避免被指控濫用權利之風險。