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「例外未引進新事項」之修正仍須符合充分揭露而可據以實現及明確且可為說明書所支持之要件



專利法第43條規定,「修正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」。專利審查基準中關於允許之修正中列有「排除(disclaimer)」之態樣,即,若無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的時,得以「排除」與先前技術重疊部分的負面敘述方式記載,此時雖然修正後之請求項增加申請時未揭露之技術特徵,亦即被排除之先前技術,惟得例外視為未引進新事項。而以負面排除方式引入之技術特徵亦應符合專利法第26條所定說明書之充分揭露而可據以實現要件及申請專利範圍之明確及支持要件,最高行政法院於2018年2月8日107年度判字第95號判決中予以明確認定。


本件中,上訴人為中華民國第I341203號「含生物活性物質的兔皮和其用途」發明專利(下稱系爭專利)之專利權人。系爭專利於審查過程中為排除與先前技術EP0645142之技術重疊處,而於請求項1加入「該兔皮中具有之活性物質不含矽」之限制條件。舉發人後以該限制條件之界定違反系爭專利核准時專利法第26條第2及3項之規定提起舉發,其理由係系爭專利說明書未揭示如何將天然存在於兔毛及兔皮之矽去除而使兔皮中具有之活性物質不含矽,故無法使發明所屬技術領域中具有通常知識者得據以實現「兔皮中具有之活性物質不含矽」之技術特徵,該特徵亦無法為說明書所支持。舉發人之主張為智慧財產局及智慧財產法院所肯認。


專利權人主張此排除修正方式可例外視為未引入新事項,故無須使修正後請求項符合核准時專利法第26條第3項規定,從而智慧財產法院判決認系爭專利違反核准時專利法第26條第3項規定,顯然增加法令所無之限制,而違背法令。最高行政法院審理後,認為:系爭專利核准時專利法第49條係規範專利審查時補充、修正之要件及時間,同法第26條第3項則係規範申請專利範圍之記載要件,二者規範事項及要件有所不同;補充、修正後請求項整體之記載仍應明確,而使發明所屬技術領域中具有通常知識者,參酌申請時之通常知識,即可明確瞭解其意義,且為發明說明及圖式所支持,以符合核准時專利法第26條第3項規定。最高行政法院於判決中明示,上訴人主張例外修正後請求項並無核准時專利法第26條第3項規定之適用並非可採。


我國專利審查基準中對於「排除」之規定,相對歐、美、日、中等國家均較為寬鬆,其適用前提為「係用於排除與先前技術重疊部分之技術內容」及「無法以正面敘述方式明確、簡潔地界定排除後之標的」,故以「排除」方式申請修正,大多案件皆能符合規定。然而,以此方式所引入之技術特徵仍應符合專利法第26條關於說明書之充分揭露而可據以實現要件及申請專利範圍之明確及支持要件。
 



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