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專利舉發行政訴訟中是否容許基於同一證據擴大主張舉發事由?

簡秀如/吳詩儀


依現行專利法之規定,舉發理由及證據均應於舉發審定前提出(專利法第73條第4項)。因此,舉發人原則上不得於訴願階段或行政訴訟階段補充「舉發證據」或「舉發事由」。然而,前述規定容易造成行政訴訟判決確定後,舉發人仍得以行政訴訟中未能提出之新證據,就同一專利權,再為舉發,因而衍生另一行政爭訟程序。為了避免循環發生行政爭訟,智慧財產案件審理法(下稱審理法)第33條第1項規定,只要在言詞辯論終結前,就同一撤銷理由提出之新證據,智慧財產法院仍應審酌之。惟此一條文僅放寬「舉發證據」提出時點之限制,因新證據之提出需基於同一撤銷理由,「舉發理由」提出時點之限制並未放寬。
 
前述規定自2008年審理法施行以來已運作多年,適用上殆無疑義。惟智慧財產法院於2017年4月作成之105年度行專訴字第60號行政判決中,對於舉發人在舉發階段已提出證據A及B之組合主張系爭專利不具「進步性」,至行政訴訟中則追加以證據A證明系爭專利不具「新穎性」之情形,則採放寬解釋,認為智慧財產局於審查階段,已就證據A的整體技術內容加以審查,並未造成專利權人之突襲或延滯訴訟,且在探究是否缺乏進步性之前,本即可就新穎性為審查,此一情形屬有效性與否之「轉降」,復因舉發人未提出新證據,無須考量證據間的交互相乘作用,而可限縮審理範圍,因而同意舉發人基於證據A追加「新穎性」之主張。
 
智慧財產法院上述見解放寬舉發行政訴訟中追加爭點之可能性,若考慮證據同一性以及新穎性與進步性於審查上之階層關係,對於「紛爭一次解決」之訴訟制度目的之追求,固有其意義。惟該案上訴後,上述見解並未獲最高行政法院之認同,於2018年1月18日作成之107年度判字第36號行政判決中表明:新穎性及進步性仍分別為不同專利要件,專利法亦為不同之規定,兩者屬不同之舉發理由,依據審理法第33條第1項之規定,新穎性之主張不應准許。
 
因此,在審理法第33條第1項之明確規定下,舉發人為避免類似之程序爭議,應謹慎評估舉發事由,以避免逾時提出之法律風險。

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