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有關製造方法專利所製成之物之侵權舉證責任



專利法第99條第1項規定「製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前,為國內外未見者,他人製造相同之物,推定為以該專利方法所製造」,然而,要適用本條規定之前提乃製造方法專利之專利權人必須先就「依該製造方法專利所製成之物,於該專利申請前為國內外所未見」及「他人製造之物品與方法專利所製造之物品相同」負舉證責任,智慧財產法院2018125106年度民專上字第23號判決再次援引上開要旨而為認定。
 
本件中,原告為台灣第I298015 號「低硝酸蔬菜暨其栽培系統及方法」發明專利(下稱系爭專利)之專利權人。系爭專利主要之技術特徵即在於利用一特定栽培系統與方法所生產之蔬菜,蔬菜達到低硝酸態氮(NO3--N)檢出量之結果。專利權人主張其自被告公司所經營之生鮮超市蔬菜販賣陳列架上次購得多種低硝酸鹽蔬菜,因而起訴主張被告公司侵害系爭專利請求項1(一種低硝酸鹽蔬菜栽培系統)以及請求項2(低硝酸鹽蔬菜栽培方法)。法院審理後,就侵害系爭專利請求項1之部分,認為專利權人無法證明被控侵權蔬菜具有請求項1之全部技術特徵,且亦無法顯示被告公司有使用具有請求項1全部技術特徵之栽培系統,因而認定不符合全要件原則(All Element Rule),不構成侵權。至於請求項2,專利權人亦無法證明被告公司有使用具有請求項2全部技術特徵之栽培方法,亦不符合全要件原則,而不構成侵權。
 
專利權人雖主張具有低硝酸鹽性質蔬菜並非自然生長的蔬菜,系爭專利為生產低硝酸鹽性質蔬菜的唯一方法,而依SGS 食品實驗室之報告,被告公司所販售之蔬菜均落入系爭專利請求項2所界定硝酸態氮含量之範圍,且蔬菜外包裝標有「低硝酸鹽」,因此,應依專利法第99條第1項規定,推定被告公司所銷售之低硝酸鹽蔬菜為以系爭專利請求項2之專利方法所製造。然而,被告公司提出於系爭專利申請日前即已公開之學術論文,該論文顯示在採收蔬菜前以斷氮自來水處理,可有效降低硝酸鹽,且依該論文顯示,可達系爭專利請求項2所界定硝酸態氮含量之範圍中。此外,系爭專利說明書亦自承如中國等對蔬菜的硝酸態氮殘留量之標準亦低於系爭專利請求項2所界定之範圍,足證在該製造方法專利申請前,低硝酸鹽性質蔬菜並非為國內外未見者。法院審酌兩造攻防後,認為被告公司所提出之文獻已顯示於系爭專利申請前,已存在低硝酸鹽性質蔬菜,即使該等文獻所使用之方法可能不同於系爭專利請求項2,仍無礙依系爭專利請求項2之製造方法專利所製成之物,於該製造方法申請專利前,非屬國內外未見者之結論,從而,不發生專利法第99條第1項之舉證責任轉換之效果,亦即,專利權人仍須證明被控侵權品為以相同於系爭專利請求項2 之方法所生產。
 
因製造方法專利之專利權人往往無法輕易得知被控侵權人實際的實施方法,因此,製造方法專利於執行上常有困境,專利法雖參考國際立法例加入舉證責任轉換之規定,然而製造方法專利之專利權人仍須於申請時即預先留意「依該製造方法專利所製成之物,於該專利申請前為國內外所未見」之要件,或者考慮改以物品專利保護。

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