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專利法修正 – 新穎性及進步性優惠期



 

 

專利法修正新穎性及進步性優惠期

                   

2017118日總統公布修正與優惠期相關之專利法修正條文,前述修正條文經行政院核定自同年51日起施行,適用於51日當日及嗣後提出申請之新申請案。因應修正後優惠期相關規定,經濟部於2017419日核定修正專利法施行細則相關規定,修正後規定亦自同年51日起施行。 

 

一、            修正前規定

 

根據修正前專利法規定,申請發明、新型或設計專利保護,除其他法定專利要件外,所請發明或新型亦須具備專利法第二十二條(適用發明及新型專利)或第一百二十二條(適用設計專利)所訂之新穎性及進步性要件。前述現行法條規定如下

 

第二十二條 (修正前專利法)

 

可供產業上利用之發明,無下列情事之一,得依本法申請取得發明專利:

 

一、申請前已見於刊物者

二、申請前已公開實施者

三、申請前已為公眾所知悉者。

 

發明雖無前項各款所列情事,但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利。

 

申請人有下列情事之一,並 於其實發生個月內申請,該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事:

 

                 一、因實驗而公開者。

二、因於刊物發表者。

三、因陳列於政府主辦或 認可之展覽會者。

四、非出於其本意而洩漏者。

 

申請人主張前項第一款至第三款之情事者,應於申請時敘明其事實及其年、月、日,並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

 

第一百二十二條 (修正前專利法)

 

可供產業上利用之設計,無下列情事之一,得依本法申請取得設計專利:

 

一、申請前有相同或近似之設計,已見於刊物者。

二、申請前有相同或近似之設計,已公開實施者。

三、申請前已為公眾所知悉者。

 

設計雖無前項各款所列情事,但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時,仍不得取得設計專利。

 

申請人有下列情事之 於其實發生個月內申請,該事實非屬第一項各款或前項不得取得設計專利之情事:

 

 一、因於刊物發表者。

二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

三、非出於其本意而洩漏者。

 

申請人主張前項第一款至第二款之情事者,應於申請時敘明其事實及其年、月、日,並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

 

 

二、          修正後規定及其施行

 

2017118日公布修正與優惠期相關之專利法修正條文,適用於51日當日及嗣後提出申請之新申請案。前述優惠期修正規定要點如下:

 

1.   發明及新型專利之優惠期期間,由「提出申請日前6個月」延長為「提出申請日前12個月」(223)

 

根據修正前專利法規定,如有因實驗而公開 (僅適用發明及新型專利)、於刊物發表、 陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意之洩漏事實,專利申請人可依法主張新穎性及進度性優惠期,然,專利申請案應於前述事實發生後6個月內提出申請,否則不予主張優惠期。

 

根據修正後規定,發明及新型專利之優惠期期間修正為「應於優惠期準據事實發生後12個月內提出申請」(原為6個月內提出申請)。設計專利之優惠期期間則維持不變,仍為「應於優惠期準據事實發生6個月內提出申請」。

 

2.   得請求優惠期之公開態樣予以放寬,將不限制所涉公開方式如屬出於申請人本意或非出於其本意之公開,均適用之。然,因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開,係出於申請人本意者,不適用優惠期規定(22條第3項及第122條第3)

 

根據修正前專利法規定,依法得據以主張優惠期之公開態樣包括: (1) 如有因實驗而公開(僅適用發明及新型專利)(2) 於刊物發表、(3) 陳列於政府主辦或認可之展覽會或 (4) 非出於申請人本意之洩漏。

 

考量企業及學術機構等因商業或學術活動所需,在提出專利申請前可能以不同型態公開其發明,特參考美國、日本及韓國相關法例,將現行優惠期主張事由(如上)予以鬆綁。根據修正後規定,如有「申請人出於本意或非於本意所致公開之事實」,申請人可依法主張優惠期。然,根據修正後第22條第4項及第122條第4項規定,因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者,不得主張優惠期。本次修正說明中特別提出下列重點

 

(1)     所謂「申請人本意所致之公開,係指公開係導因於申請人之意願或行為,但不限由申請人親自為之者,故,申請人 (括實際申請人或其前權利人)自行公開或同意他人公開,均包括在內。因應於此,修正後專利法施行細則第15條及第48分別明訂因繼承、受讓、僱傭或出資關係取得專利申請權之人,就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在申請前之公開行為,適用修正後第22條第34項或第122條第34項規定。

 

(2)     所謂「非出於本意所致之公開」,係指申請人本意不願公開所請專利技術內容,但仍遭公開之情形。申請專利技術內容如遭他人剽竊公開,應屬非出於本意之公開;若出於錯誤之認識或疏失以致公開,亦屬非出於本意之公開。例如: 申請人誤以為其所揭露之對象負有保密義務,但此認知並非事實;另例如: 申請人本無意公開,但因經其僱用或委任之人之錯誤或疏失而公開者,亦屬非出於本意之公開。

 

(3)     申請人所請專利技術內容見於向我國或外國提出之他件專利申請案,該他件專利申請案登載專利公開公報或專利公報所致之公開,係因申請人依法申請專利所導致。前述專利公報公開之目的在於「避免他人重複投入研發,或使公眾明確知悉專利權範圍」,與優惠期之主要意旨(「使申請人得避免因其申請前例外不喪失新穎性及進步性之公開行為,致無法取得專利保護」)相較,二者在規範行為及制度目的上均不相同故不適用優惠期規定。但,如公報公開係出於疏失,或係他人直接或間接得知申請人之創作內容後,未經其同意所提出專利申請案之公開者,該公開不應作為先前技術。

 

3.    放寬程序規定,申請人不須於申請專利時聲明主張優惠期。

 

根據修正前專利法規定,主張優惠期者,申請人應於申請專利時同時主張且敘明優惠期主張事實及其年、月、日,並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。為避免申請人因疏於主張而喪失優惠期之利益,並落實鼓勵創新並促進技術及早流通之目的,本次特刪除「申請人須於申請專利時聲明主張優惠期」規定,以保障申請人權益。

 

4.       專利權利之限制先使用權

 

根據修正前專利法第59條第1項第3(適用發明及新型專利) 專利權效力不及於下列情事:

 

「申請前已在國內實施,或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。」

 

為保障專利申請權人所享有優惠期之利益,特配合修正專利法第59條第1項第3款規定,將專利法第59條第1項第3款所訂「6個月」期間修正為「12個月」。另,針對設計專利,亦增訂前述期間為6個月(專利法第142)

 

前述修正將更加與國際專利實務接軌,且更強化專利申請人權益之保障。智慧局已於2017428日公告相關審查基準,以為審查遵循。本所將密切追蹤相關實務進展,並適時提供本所客戶參考。如有任何問題,敬請隨時與本所聯絡。


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