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智慧局修正專利更正審查基準



我國專利法第67條第1項允許在下列情況之一時針對核准公告之專利說明書、申請專利範圍或圖式進行更正:(1) 請求項之刪除;(2) 申請專利範圍之減縮;(3) 誤記或誤譯之訂正;及(4) 不明瞭記載之釋明。同條第4項進一步規定「更正,不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」。智慧局於1051227日公告修正「專利審查基準第二篇第九章更正」,自10611日生效。
 
本次修正方向主要包含:(1)判斷更正是否造成實質變更,改以「發明目的」實質判斷,而不以形式要件審查;及(2)放寬「更正事項」之態樣。
 
以下進一步說明更正審查基準之修正內容:
 
1.     申請專利範圍之減縮:
本次修正刪除「更正後發明所屬之技術領域及發明所欲解決之問題不可與更正前不同」,蓋因智慧局認為此段敘述為贅述,減縮申請專利範圍的情況應仍須符合不得實質變更之條件。

2.     誤記之訂正:
本次修正包含「指該發明所屬技術領域中具有通常知識者立即察覺有明顯錯誤的內容該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載實質揭露,於解讀不致影響原來實質內容者」。蓋因原審查基準中對於判斷原記載是否屬明顯疏忽或錯誤,並未提及該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式「已明顯記載」,方可符合誤記之訂正,本次修訂將「已明顯記載」修正為「已實質揭露」以避免引起誤解。
 
3.     不明瞭記載之釋明:
本次修正增加「對於公告後之申請專利範圍而言,若易造成解讀困難,將引用記載形式的請求項改寫為獨立項,亦屬不明瞭記載之釋明」。
為符合專利法第26條第2項請求項應以明確、簡潔之方式記載之要求,需在「若易造成解讀困難」的條件下,例如附屬項超出獨立項之範圍或內容不符,才能改寫為獨立項。
原則上,此次修正僅開放將單項引用記載形式請求項(包含獨立項與附屬項)改寫為獨立項。對於多項引用或多項依附之請求項的更正仍須遵守「審查注意事項」一節中,必須在刪減所引用或依附的部分請求項之前提下,方可增加請求項總項數。
 
4.     實質擴大公告時申請專利範圍之判斷:
本次修正刪除「將特定用途之請求項更正為亦可適合於其他用途之請求項」屬實質擴大範圍之態樣。
此刪除係為配合102年審查基準修正,若物之用途的界定僅係描述目的或使用方式,而未隱含該物具有某種特定結構及/或組成,則該用途界定不生限定作用。故於102年以後核准審定之「用途界定物請求項」的更正,若該用途不具限定作用,則更正(修改或刪除用途)前後之請求項的發明目的仍在於物本身的結構或組成,不受用途改變所影響,不會導致實質擴大或變更,得准予更正。
然而,由於更正案之審查乃依據更正申請時之法條及基準予以審查,為避免造成權利範圍解讀的混淆,若屬102年以前核准審定之「用途界定物請求項」的更正,其「用途界定物」請求項範圍解釋仍採核准審定時之審查基準,即該「用途」被視為具有限定作用,則刪除或改變該用途之更正,將造成專利權範圍實質擴大或變更之情形,而不應准予更正。
 
5.     實質變更公告時申請專利範圍之判斷:
本次修正將實質變更公告時申請專利範圍之判斷標準自原採形式要件審查(即「請求項更正後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵」及「申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同」屬實質變更)修改為以發明目的來判斷(即「請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的」屬實質變更)。
關於發明目的,本次修正尚明訂「原則上,判斷各請求項之發明目的,係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者,依每一請求項所載之發明的整體為對象,並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效,認定該發明之具體目的。惟對照於說明書未揭露但可直接推導者,亦可採認為該請求項之發明目的」。
 
本次更正審查基準之修正使更正內容是否屬實質擴大或變更公告時之申請專利範圍之判斷更為明確,對於專利核准公告後之更正申請應有相當之助益。

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