首頁 >> 新知 >> 理律新知 >> Newsletter >> 專利權人於民事訴訟程序中就專利範圍申請更正,是否屬訴之變更?

搜尋
年度搜尋: 年度搜尋:
專業領域:
時間區間: ~
關鍵字:

專利權人於民事訴訟程序中就專利範圍申請更正,是否屬訴之變更?

簡秀如/湯舒涵


依據民事訴訟法規定,原告於訴狀送達後,原則上不得任意變更或追加其訴,除非經他造同意,或其變更或追加之訴符合法律所定之特定情形,例如主張之基礎事實同一,或僅係擴張或減縮應受判決事項之聲明等。

 

智慧財產案件審理法2008年施行後,被控侵權人得在民事侵權訴訟中提出專利有效性抗辯,法院必須自為判斷;專利權人為求因應,常於訴訟中另向智慧財產局就其專利範圍提出更正申請,並主張法院應以更正後之請求項為裁判依據。智慧財產法院實務上多允許專利權人於訴訟程序中提出更正,且於審查其更正認應准許後,依更正後之請求項進行專利有效性及侵權爭點之判斷。至於專利權人於起訴後始更正其專利範圍,造成權利內容之變動,此是否屬訴之變更,實務上少見探討,觀察智慧財產法院見解,亦多將此類情形視為專利權人之攻擊防禦方法,無涉訴之變更,以保障專利權人藉由更正防禦其專利權有效性之機會。

 

惟智慧財產法院在2013年8月所作成之101年度民專上字第28號判決中卻認為,專利權人於提起上訴後提出申請專利範圍之更正,應屬訴之變更;惟若對造仍係以與原審所提相同證據抗辯有效性,則因其更正後之主要爭點仍有共同性,應認其請求之基礎事實同一,毋須得對造同意。最高法院旋於2015年9月2日作成第三審判決(104年度台上字第1651號判決)廢棄智慧財產法院上開判決,惟其理由僅指摘原審如認定係屬訴之變更,並以其變更為合法,則專利權人在第一審原訴之訴訟繫屬,即因訴之變更而消滅,二審程序僅得就變更之新訴審判,而不得就第一審之原訴更為裁判。最高法院對於申請專利範圍之更正性質上究否屬訴之變更,並未具體表示意見。

 

如前述,智慧財產法院實務上均直接審理申請專利範圍更正之議題,若認為更正應准許,即基於更正後之申請專利範圍進行有效性及侵權爭點之判斷。分析智慧財產法院於前開判決後作成之裁判,上述作法似未改變,惟日後發展仍有待觀察。
 

 


TOP