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非經授權登記之商標專屬被授權人得提起商標侵權民事訴訟



商標法第39條第1項及第2項規定,商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權;前項授權,非經商標專責機關登記者,不得對抗第三人。另依同法第39條第6項規定,商標權受侵害時,於專屬授權範圍內,專屬被授權人得以自己名義行使權利。商標法有關「未經登記不得對抗第三人」之規範意義為何,實務見解極為紛歧。專利法亦有類似之規範。

 

針對未經授權登記之專屬被授權人得否針對商標或專利侵權,提出民事訴訟主張相當於商標權人或專利權人之權利,實務見解不一致,最高法院及各級法院於具體個案判決曾表示未經登記之商標或專利之被授權人不僅不得針對侵權提起民事訴訟,公平交易委員會甚至曾認為未經完成授權登記之被授權人寄送警告函之行為已違反公平交易法。

 

不過,智慧財產法院103年度民商上字第14號民事判決則採不同見解,認定未經登記之商標專屬被授權人仍得針對商標侵權提起民事訴訟主張權利。

 

智慧財產法院指出,所謂登記對抗,係指各種不同權利間,因權利具體行使時會發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象,而以登記為判斷權利歸屬之標準。就商標權之取得以觀,取得商標權之註冊登記為登記生效主義,而就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間,均可能發生對抗之問題係採登記對抗主義。其規定意旨在於保護交易行為之第三人,並非侵權行為人,是所謂非經登記不得對抗第三人,係指當事人間就有關商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時,始有其適用,而非不得對抗任何第三人。

 

智慧財產法院更明確闡明,商標權授權登記適用登記對抗主義,商標授權經商標權人及被授權人意思表示一致,即有商標專屬授權之合法效力。本件商標侵權訴訟,非就商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執,商標侵權人非屬交易行為之第三人,為商標被授權人主張之侵害商標之行為人,自無登記對抗原則之適用。
 


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