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台灣的分割案實務



雖然台灣自2013年1月1日修法後,放寬提出分割申請案的期限至原申請案於初審查核准審定書送達後三十日內,但仍建議於原申請案核准審定前提出分割申請。其原因之一在於專利法施行細則第二十九條規定,於原申請案核准審定後申請分割者,應自其說明書或圖式所揭露之發明且非屬原申請案核准審定之申請專利範圍,申請分割。原因之二在於根據專利審查基準,於原申請案初審查核准審定後所提出分割案,原申請案既經核准審定,原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不得因分割而變動,逕依原核准內容公告;分割案僅能從原申請案之說明書或圖式所揭露,且尚未取得專利權保護之技術內容另案申請專利。
 
特別是原申請案包括上位發明和下位發明或者通式化合物和特定化合物,如下位發明或者特定化合物已具體揭示並包含於原申請案的申請專利範圍中,基於專利佈局、技術授權、許可證和專利權期間延長等因素,考慮提出分割申請,如等到原申請案於初審查核准審定書送達後三十日內再提出,因受限於上述規定,特別是申請分割者非屬原申請案核准審定之申請專利範圍,無法彈性規劃原申請案和分案申請的各自專利權保護範圍。甚者,因無法與原申請案核准審定之申請專利範圍有所區隔,而無法提出分割申請。基於上述,如有分割申請者,建議於原申請案核准審定前提出。
 
就化學類發明而言,原申請案中包括通式化合物和商業化的特定化合物,基於一專利一專利權期間延長且最大化專利權期間延長的考量,建議將商業化的特定化合物保留於原申請案中,並且使其盡快獲准,另將通式化合物和其他特定化合物提出分割申請。上述安排將使得申請人獲得多面考量的專利保護。
 
在台灣,第二分割申請可以於第一分割申請的初審查核准審定書送達後三十日內提出,與原申請案是否仍於審查過程中並無關聯性。
 
分割申請能創造專利佈局,申請人對於其申請時機和權利保護範圍應有清楚瞭解,方能有最優質的規劃和保護。

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