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美國專利法修法事



美國總統歐巴馬於2011916日簽署美國發明法案(America Invents Act; H.R. 1249法案),修正內容正式納入專利法。本次修法重點如下:
 
(一) 美國專利規費調漲
 
美國專利暨商標局(USPTO)2011926日起調整官方規費,調幅為15 %
 
(二) 「先發明原則」修正為「先申請原則(FIRST INVENTOR TO FILE)
 
修法前,美國為世界各國中僅存採行「先發明原則(first inventor to invent)」的國家,即便他人先行提出美國專利申請,仍由最先完成發明創作之發明人(或其受讓人)優先獲頒專利權。修法後,變更為「先申請原則(first inventor to file)」。新法施行後,針對同一發明提出多項申請案時,將由取得有效申請日(effective filing date)的最先提出申請案優先獲頒美國專利。此修正自H.R. 1249法案生效日起18個月後施行(生效日為2013316日)。
 
在新制下,發明於完成後,申請權人應儘早提出美國專利申請,以取得最早之有效申請日。根據美國專利法規定,申請美國臨時專利申請案時,申請人僅需提交足以揭露相關發明的文件(例如: 說明書及附圖,但,申請專利範圍並非必要),申請人可藉助提出臨時申請案,儘早取得有效申請日,並於提出臨時申請案後一年內提出美國正式申請案。申請人如直接提出正式申請案,亦應及早提出申請,以取得優先獲頒專利之立場。
 
(三) 先前技術(PRIOR ART)
 
依修法前規定,提出美國專利申請前,在美國以外之公開使用、販售等均不視為先前技術,無法據以核駁美國專利申請案。修法後,美國專利制度由「相對新穎性」修正為「絕對新穎性」,亦即,根據新法規定,在提出美國專利申請前,如在美國或其他國家已為公開的專利、文獻資料,或已為公開使用、販售等,均屬先前技術。惟,先前技術不包括發明人於申請前一年內所揭露者。此項修正自H.R. 1249法案生效日起18個月後施行(生效日為2013316日)。在新制下,發明完成後,申請人宜在提出美國專利申請後再進行技術或產品之公開使用、販售等行為。如因業務目的而須進行技術或產品之公開使用、販售等行為,申請人可考慮先行提出專利申請(臨時申請案或正式申請案),並於嗣後進行必要之技術或產品公開使用、販售等行為。如有需要,申請人可藉助保密協定之簽署,進一步避免發明的不當揭露。
 
(四) 推衍調查程序(DERIVATION PROCEEDINGS)
 
修法前,美國專利制度採「先發明原則」,為此,美國專利法治藉助「衝突程序(Interference Proceedings)」用以確認所涉發明的最先發明人何屬。修法後,改採「先申請原則」,並引入「推衍調查程序(DERIVATION PROCEEDINGS」,取代先前的衝突程序,用以確認所涉發明的發明人是否由他處推衍出其發明。推衍調查程序應於包括所涉發明之專利案公開後一年內啓動。
 
前述修正自 H.R. 1249法案生效日起18個月後施行(生效日為2013316日),且適用於申請日晚於2013316日(含)的美國專利申請案。針對涉及相關發明完成次序先後爭議的案件,當事人可在2013316日前根據舊法進行衝突程序,否則,將遵循新法進行推衍調查程序。
 
(五) 申請人的微實體(MICRO ENTITIES)資格
 
修法前,申請人資格區分為大實體(large entity)及小實體(small entity)兩種。所謂大實體資格,係指政府機關及員工人數為500人以上的法人,所謂小實體(small entity),係指自然人、非營利組織、美國小企業法定義之小企業(員工人數500人以下)。根據專利法規定,符合小實體資格的申請人享有規費減半的優惠待遇。
 
修法後,導入微實體(micro entities)資格,具有微實體資格者,享有規費75%的減免。具有微實體資格的申請人,係指發明人(非受讓人)合乎以下所有條件者: (1)符合小實體資格; (2)在低於4件已提出申請的美國專利申請案中列名為發明人; (3)總收入未達前一年美國平均家庭收入的3倍(亦即,總收入低於約US$150,000);及 (4)未讓與或移轉至總收入達前一年美國平均家庭收入的3倍的實體資格者。
 
前述修正的生效日為 2011916日。申請專利前,申請人應確實釐清其資格,俾取得減少規費繳納之優勢。
 
(六) 優先審查
 
根據修法前規定,申請人可提出請願 (petition to make application special)俾加速案件審查。提出前述請願的事由包含: 發明人年齡超過65歲、發現侵權情事或事先已完成現有技術檢索等。此外,美國專利商標局於 201171日 宣布參加「專利審查高速公路」(Patent Prosecution Highway, PPH)試驗計畫,申請人亦可利用此一機制加速案件之審查(詳參本所網頁之資料快訊"美國專利商標局及七國專利局同意進行「專利審查高速公路」試驗性計畫")。
 
修法後,申請人於繳納規費(大實體: US$4,800;小實體: US$2,400)後,可請求美國專利暨商標局優先審查其專利申請案。經提出優先審查申請者,預期將於請求後一年內收到首次審查意見書。上述修正的生效日為2011926日。
 
修法後引入的優先審查機制,提供一種新設專利加速審查機制,其條件為: 所涉申請案之獨立項請求項不得超過 4 項,全部請求項不得超過 30 項。針對重要的美國申請案,申請人可運用不同的加速審查機制,縮短審查時程並及早獲准專利。
 
(七) 受讓人提出專利申請
 
修法前,美國專利申請案必須由發明人簽署宣誓及聲明書(oath & declaration)並以其名義提出申請。如專利申請權人為他人,發明人尚須簽署讓與文件,如發明人無法或拒絕簽署時,申請人必須提出替代文件,始能登記為申請權人。
 
修法後,發明人如已將發明讓與他人或有讓與他人之義務,受讓人可直接以其名義提出申請。前述修正的生效日為2012916日。新法生效後,具有申請權的公司或法人,可考慮直接以其名義提出美國專利申請,以減省文件簽署及申請讓與報備之處理時間及費用。
 
(八) 補充審查(SUPPLEMENTAL EXAMINATION)
 
補充審查為本次修法所導入之新實務,專利權人可於領證後向美國專利暨商標局申請補充審查(Supplemental Examination),俾使美國專利暨商標局得以考慮、重新考慮或更正專利相關資料。專利權人申請補充審查後,美國專利暨商標局將在三個月內發出通知,確認所提出資料是否涉及實質上新生可專利性問題。針對在專利申請審查期間未被考慮的資料或不適當或不正確的資料,若該等資料在補充審查期間被考慮、重新考慮或更正,所涉專利將不會被認定無法執行。前述修正之生效日為2012916日。因應此一新制,專利申請人可全面檢查其現有專利案件,並確認是否可申請補充審查,以避免未來專利被認定不可執行之風險。
 
(九) 專利核准後的無效程序(POST GRANT CHALLENGES)
 
修法前,針對專利無效問題,可藉由提起 Re-examination 程序(包括Inter Parte Re-examinationEx Parte Re-examination)處理。本此修法後,針對專利有效性爭議之無效程序包括如下:
 
1.  Post Grant Review:此一程序為新設程序。第三人可基於任何法定可專利性事由,提出專利有效性之質疑。前述程序應於美國專利核准或再發證後9個月內提出。
 
2.  Inter Partes Review: Inter Partes Review 程序將取代先前的Inter Partes Reexamination程序,該程序應於請求Post Grant Review9個月期間過後或Post Grant Review程序結束後始能提出。
 
3.  Ex Parte Reexamination:基本上即為現有 Ex Parte Reexamination 程序
 
修法後,得提出上述 (1)(2)程序的舉證門檻由「具有與可專利性有關的實質新問題(substantial new question of patentability)」降低為「提出無效的請求理由具有合理可能性 (reasonable likelihood that the requestor would prevail)」。前述修法內容的生效日為2012916日。業界如對特定專利有效性有爭執,可提早進行專利有效性評估並採行適當程序。
 
(十) 最佳模式(BEST MODE)
 
修法前,專利說明書如未揭露最佳實施模式(BEST MODE)資訊,所涉專利可能因此被撤銷、認定無效或認屬無法執行。修法後,專利說明書欠缺揭露最佳實施模式資訊,將不再是專利被撤銷、認定無效或認屬無法執行的事由。但,新法並未刪除說明書應揭露最佳實施模式(BEST MODE)資訊之規定,因此,說明書中仍應揭示前述資訊。前述修正內容之生效日為2011916日,並適用生效日後所繫屬之訴訟案件。
 
(十一) 故意侵權(WILLFUL INFRINGEMENT)
 
修法前,被控侵權者得以「未取得律師專業意見」為由,主張其非為故意侵權或意圖教唆侵權。修法後,被控侵權者若未自其律師處取得專業意見、或未於訴訟中提出證據,將無法據以主張其非為故意侵權或意圖教唆侵權。前述修正內容的生效日為2012916日。當有被控侵權之虞時,當事人應盡速與其律師聯繫,並採取必要因應措施。
 
(十二) 不實專利標示(FALSE MARKING)與虛擬專利標示(VIRTUAL MARKING)
 
修法前,凡專利標示與事實不符者 (例如專利過期後仍繼續標示),即屬不實專利標示,任何人均可對其提出侵權訴訟,專利權人需為不實專利標示付出鉅額賠償金。修法後,引入「虛擬專利標示」機制,亦即,專利權人可於專利產品上標示「專利參見以下網址:(網址)」字樣,並於該網址更新專利相關訊息。另,根據新法規定,不實專利標示的侵權訴訟僅有承受競爭損害者始可提出,而非任何人均可提出;另,於商品上標示屆期專利號碼,將不被視為不實專利標示。前述修正內容的生效日為2011916日,且適用所有未審結之案件及新案件。專利申請人可視情況考慮採行「虛擬專利標示」之作法,以減少不必要的管理成本及風險。

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