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共同開發之專利申請權歸屬判斷



專利法第7條第3項規定:「一方出資聘請他人從事研究開發者,其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定;契約未約定者,屬於發明人、新型創作人或設計人。」針對出資人及受聘人間未約定研發成果之權利歸屬,且其研發成果實際上係由雙方所共同完成之情形,智慧財產法院於20191212日所作成之108年民專上字第5號民事判決中,就其專利申請權歸屬之判斷表示見解。
 
該案原告主張,其受被告委託辦理「水庫泥砂濃度及流速超音波量測設備測試研發計畫」,雙方並未約定專利申請權之歸屬,嗣被告就上開研究成果向經濟部智慧財產局申請取得發明專利權。原告遂向智慧財產法院提起民事訴訟,請求法院判決該專利權應為雙方所共有,獲智慧財產法院第二審判決勝訴(即上開判決)。
 
智慧財產法院於判決中首先闡明專利權權利歸屬之判斷原則:「發明人為申請專利範圍所記載之技術特徵,具有實質貢獻之人。所謂實質貢獻之人,係指為完成發明而進行精神創作之人,其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想,並進而提出具體而可達成構想之技術手段者。而當申請專利範圍記載數個請求項時,發明人並不以對各請求項均有貢獻為必要,倘僅對一項或數項請求項有貢獻,即可表示為共同發明人(參照最高法院104年度台上字第2077號民事判決)」。
 
原告提出其研究記錄簿及與被告間之電子郵件等證據,主張系爭專利之核心技術乃其員工所開發。經調查比對該等證據資料後,法院認為原告之員工確實就系爭專利之請求項之發明構思具有實質貢獻,雖原告無法證明該員工對於其餘請求項亦具有實質貢獻,但該員工至少應為系爭專利之共同發明人。復因該員工就有實質貢獻之部分乃其任職原告公司之職務上發明,依據專利法第7條所定「受雇人於職務上所完成發明,其專利申請權屬於雇用人」之原則,故判決系爭專利應由雇用人即原告與被告所共有。
 
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