Newsletter
最近修正之專利法及審查基準進一步限制舉發理由與證據之提出期間以及更正之時點
最近一次專利法之修正，於2019年5月1日經總統公布，並於同年11月1日正式施行，相關之專利審查基準亦隨之修訂。上開修正不僅對於專利舉發案之兩造提出理由及證據之期限設有進一步之限制，對於專利權人申請更正之時點亦有不同於以往的規範。
依據修正前之專利法第73條第4項規定，舉發人補提理由或證據，固應於提出舉發申請後一個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。該項規定原意為使舉發人得以充分陳述意見，故允許於舉發審定前補充之理由或證據，仍應為專利專責機關審酌。然則實務上常見舉發人藉此不斷呈送補充理由或新證據，而專利權人亦不斷提出答辯回應，嚴重延宕舉發案之審理期程。
為了改善審查效率，2019年5月1日修正之新專利法第73條第4項乃規定，舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，將不予審酌。此一限制亦明載於修正後之專利審查基準中。惟因應審查之需要，專利審查基準第五篇第3章第3.1.2節另行規定：提出舉發申請3個月後，舉發人僅得於收受專利專責機關通知就專利權人所提「更正本」陳述意見，或專利專責機關為證據調查或行使闡明權而通知舉發人陳述意見等情形，始能於通知送達後一個月內補提理由、證據或陳述意見；除准予展期外，舉發人若逾期提出，「仍不予審酌」。
除對於舉發人提出理由及證據之期間設限外，新專利法第74條第2項對專利權人之答辯期間亦定有限制。詳言之，根據第74條第2項，專利權人對於專利專責機關交付之「舉發人於舉發申請書及3個月內補提之理由及證據」，應於1個月內答辯，除先申明理由准予展期外，若屆期未答辯者，則舉發案將「逕予審查」。對於專利專責機關而言，逕予審查之目的在於啟動審查程序，而得以控制審查期程。若專利權人在上開期限後始提出答辯者，依據專利審查基準第五篇第1章第3.2.1節之規定，專利專責機關「仍應審酌之」。
同樣地，為因應舉發審查之需要，專利審查基準同篇章第3.2.2節另規定對於提出舉發申請3個月後，若專利專責機關認為有必要通知專利權人補充答辯，專利權人仍應於通知送達後之一個月內完成答辯；除准予展期外，此等補充答辯或申復部分若逾期提出，專利專責機關將「不予審酌」。
針對專利權人申請更正之時點，修正前之專利法第67條第1項原本允許專利權人隨時為之。惟新專利法實施後，更正之時點依該發明專利「是否有舉發案件繫屬」而有不同規範。於無舉發案之情況下，專利權人仍得於專利權存續期間隨時申請更正（此係依據新專利法第67條第1項）；但新專利法第74條第3項則明訂在舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復等三個期間申請更正，惟若發明專利權有訴訟案件繫屬中，不在此限。為此，專利審查基準第二篇第9章第2節進一步界定所指「申復」之事項係專利專責機關通知專利權人不准更正之申復，且明訂在上述三個允許更正之期間，專利權人必須於通知送達後一個月內提出，除准予展期者外，逾期提出之更正申請將「不被受理」。此外，專利審查基準亦載明當發明專利有訴訟案件繫屬時，專利權人得於舉發案件審查期間申請更正，不受前述三個期間之限制。
根據上述新法及修正後之基準之相關規定，舉發人在準備發動舉發之前，勢必要更加周詳地擬定舉發策略，並預先充分準備相關證據，以免遭受遲誤期間之不利益。對於專利權人而言，由於在有舉發的情況下其更正時點原則上受到限制（除非另有訴訟繫屬），故專利權人為維持權利，必須更加審慎評估，適時提出能克服舉發理由同時又能獲准之更正內容。