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受設計專利保護之汽車零件得排除相容副廠零件之製造、銷售行為—2019年9月台灣智慧財產法院「賓士 v. 帝寶車燈案」判決
Daimler AG係中華民國第D128047號「車輛之頭燈」設計專利之專利權人，部分E Class轎車（W212）裝配實施該設計專利之頭燈。帝寶工業股份有限公司於台灣製造、銷售相容於前述E Class轎車之頭燈，Daimler對帝寶產銷系爭汽車頭燈之行為，向智慧財產法院提起設計專利侵害民事訴訟。第一審法院甫於2019年8月判決Daimler勝訴，帝寶除應賠償Daimler新台幣3000萬元，尚且不得再製造、銷售特定型號之汽車頭燈。
本案的判決賠償金額，在智慧財產法院的專利訴訟過往案例，並不是特別高額的個案，但有關排除侵害的判決—亦即帝寶不得再製造銷售侵權汽車頭燈產品，卻震驚業界！本地報紙已有評論指出這對於零副件製造產業將產生核爆級的影響。依此判決見解，受設計專利保護之零件，日後將得排除相容副牌零件之製造、銷售，此判決見解大幅提高台灣設計專利之價值，設計專利之專利權人若申請策略運用得當，將極有助於維持零件維修市場的服務品質。台灣係全球汽車零件主要製造地之一，此判決意旨對於專利權人全球或亞洲之專利申請策略，均深具影響。不僅是汽車產業界，凡涉及系統與零件組裝之產業，均應深思本件判決法理，善用設計專利於零件之申請策略，以強化專利整體佈局。
法院在本件訴訟除了審理專利有效性抗辯及專利侵權爭議等傳統法律爭點外，最特別、最受矚目的法律爭議，在於判斷專利權人的單純拒絕授權行為，是否會違反競爭法？由法院的判決全文觀之，帝寶並不排除支付權利金，以換取Daimler 同意其繼續產銷副廠車燈產品，但Daimler不同意授權。
為分析拒絕授權是否合法之爭議，法院首先進行市場界定。帝寶主張市場應界定為車燈的次級維修市場本身，與汽車的製造銷售的市場互相獨立，彼此無關。Daimler則主張汽車製造銷售係主市場，維修市場則係次級市場，兩者之間互相聯動，無從切割。雙方基於各自不同的市場界定，進行攻防。帝寶提出鎖定理論，主張一旦消費者購入汽車後，若有置換車燈需求，無可避免地須購買原廠車燈零件，或於原廠車燈形狀、規格完全相同的副廠車燈，故消費者在零件採購市場，將被迫毫無選擇，Daimler在次級維修市場具有獨占地位。Daimler則主張台灣的汽車銷售市場胃納量有限，市場規模不大，汽車品牌競爭激烈，Daimler在台灣的汽車銷售市場亦僅有6%-8%的市占率，在主要市場充分競爭的前提之下，縱於次級維修市場有所謂鎖定效果，亦不致產生限制競爭之效果。法院認同Daimler之主張。
市場界定之結論對於本件訴訟結果有關鍵性的影響。帝寶雖試圖以影印機、電梯或對講機等產業為例，說明商品製造、銷售市場與其維修市場，應各自獨立，本件應單獨以次級維修市場作為市場界定之依憑，惟最終未能說服法院。一旦法院決定採納主市場及次級市場聯動之理論，Daimler的市場地位及市場力量，將隨之大幅降低，拒絕授權所可能產生的反競爭疑慮，亦不復存在。市場界定遂成為觀察本案法律分析的重點。
雖然帝寶一再強調Daimler曾於2003年在德國向立法部門做出承諾，不會利用設計專利妨礙零件市場的競爭，帝寶因而主張Daimler的承諾與FRAND承諾的本質無異，應受FRAND相關法理之拘束，不得拒絕授權專利。然而本案法院採納2017年5月9日德國科隆地方法院判決及後續杜賽道夫二審法院判決的見解，在德國的一審及二審訴訟中，相同的兩造，相同的爭議，德國法院均拒絕採納帝寶有關類推適用FRAND法理之主張。本案判決亦不認同Daimler在德國的立法過程中所表態的政治性承諾，得以產生FRAND的法律效果。
細繹判決全文，這無疑是近年台灣智慧財產法院處理專利侵權案例中，相當具有代表性的法律見解之一，影響深遠。本文認為本案判決法理將對於設計專利之申請實務，產生關鍵影響。能善用本案判決而重新型塑設計專利之申請策略者，將有機會取競爭優勢。