Newsletter
專利權人於民事訴訟若為對己不利之請求項更正，法院得逕依更正後之範圍為審理
專利侵權訴訟中，侵權人（被告）提出專利有效性抗辯甚且同時向智慧財產局提出舉發，已成為常態。為因應被告對於專利有效性之質疑，專利權人可能會向智慧財產局提出更正請求項範圍之申請，而在智慧財產局做出准駁之決定前，究竟智慧財產法院應依更正前（亦即仍有效之範圍）或更正後（尚在審查中，是否准許仍未定）之請求項為準進行審理，抑或應就專利權人之更正申請內容自為判斷是否可採，雖智慧財產案件審理細則（下簡稱「審理細則」）第32條設有「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日」之規定，惟並未對於上開司法實務中之問題提供清楚之解決方案。
由智慧財產法院目前實務觀察，固然大多數法官似傾向就專利權人申請更正之內容自為判斷是否合法可採，依據個案情況，仍有不同之處理方式。甫於民國107年12月20日作成之智慧財產法院107年度民專上字第16號判決，即認為若專利權人所申請且尚在智慧財產局繫屬中之更正內容對於其在侵權訴訟中之立場不利時，既屬當事人自己的選擇，法院即可逕依更正後之請求項為裁判。智慧財產法院之論理摘要如下：
1. 審理細則第32條稱「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害，得即為本案審理裁判」，按其前後文義，應指適用「更正後」之專利權權利範圍為審理。否則若適用更正前之公告範圍，可能會因為專利權範圍較大而使被告構成侵權，應非該條文規定之旨。
2. 專利權人起訴時，依處分權主義，本負有特定當事人、訴之聲明、訴訟標的及其原因事實之權利及義務，若原告在民事侵權訴訟中選擇以不利於己的更正後專利權範圍主張權利（因為更正後的範圍不侵權或無效，因此對專利權人不利），法院非不得依原告不利於己之主張為本案裁判。
3. 民事侵權訴訟中，專利權人向民事法院所提的專利更正抗辯，意在維護自己專利權在該民事訴訟中之有效性，究其性質，乃民事訴訟中攻擊防禦的「抗辯」，並未發生實質變動專利權範圍之效果（經智慧局公告之更正才有真正的對世效力），即使在民事訴訟中專利權人以某次已申請更正然尚未公告之更正內容主張權利，而經民事法院以該次更正內容為基礎作成專利無效或不侵權之判決，日後專利權人仍得再更正其專利權範圍使之有效，並於另案民事訴訟中提出此「有效專利權範圍」之更正抗辯，若該更正經智慧局核准公告，更會發生對世效力，因此，民事法院依專利權人所主張不利於己、未經公告之專利更正內容為審酌，既基於專利權人自己之選擇，且不影響專利權人日後權利之行使，與民事訴訟當事人辯論主義、處分權主義之精神並不相違。
智慧財產法院在上開判決中之論述係以當事人處分權主義為核心。專利權人若以請求項之更正作為回應侵權人有效性抗辯之防禦方法，宜妥適評估其更正方案是否能兼顧權利有效性以及侵權之主張。