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商標註冊後是否成為商品/服務之通用名稱之判斷時點



商標註冊後是否成為商品/服務之通用名稱,其判斷時點至為重要。最高行政法院106年度判字第656號判決明確指出應以廢止申請時為事實狀態基準時。至於廢止申請日以後之事實,不論有利不利於商標權人,均不得作為裁判時判斷之事實。
 
本案係參加人〈原商標權人〉於94101日獲經濟部智慧財產局核准註冊第1175440號「蠍尾刷」商標(下稱系爭商標)於第10類商品之註冊。上訴人〈廢止申請人〉於10083日向智慧局對系爭商標為廢止申請,經智慧局審查後,認系爭商標有商標法第63條第1項第2款及第4款之情形,應予廢止。參加人不服,提起訴願,經濟部訴願會作成「原處分關於系爭註冊第1175440號『蠍尾刷』商標指定使用於『美體按摩刷』商品部分所為系爭商標之註冊應予廢止之處分部分撤銷,由原處分機關另為適法之處分;其餘部分訴願駁回。」之訴願決定。
 
上訴人〈廢止申請人〉向智慧財產法院提起行政訴訟,經智慧財產法院102年度行商訴字86號判決駁回上訴,上訴人爰向最高行政法院提起上訴,經最高行政法院104年度判字第488號判決發回智慧財產法院更審。經智慧財產法院104年度行商更()字第2號判決駁回上訴人之訴,上訴人再次向最高行政法院提起上訴,經最高行政法院106年度判字第656號判決駁回上訴人之上訴。
 
最高行政法院106年度判字第656號判決指出,商標法第66條明文規定,商標註冊後有無廢止之事由,適用申請廢止時之規定。惟該規定為法規基準時,至於廢止案件事實基準時,法律並未有明文。以商標通用化之廢止情形而言,隨時間與爭訟演進,固然會有更多消費者及業者將該通用化作為商品名稱使用,事實基準時後延使商標通用化之事實更加明顯,此對商標權人不利,而有利於廢止申請人;但另一方面,通用名稱化會因商標權人知悉其被以通用化事由申請廢止,必然會強化商標使用而可能有使商標復活之情形,即因商標使用而回復識別性,事實基準時後延反而會使商標通用化之事實消滅,則屬對商標權人有益,而不利於廢止申請人,申請廢止事實基準時往後延,徒增提出主張及舉證程序不確定,使廢止申請舉證歸於徒勞,從程序經濟原則或權利救濟的有效性及權衡雙方利益觀點,自應以廢止申請時為事實狀態基準時。至於以後之事實,不論有利不利於商標權人,均不得作為裁判時判斷之事實。
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