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商標授權契約雖嗣後被解除,被授權人在授權期間基於信賴之商標真實使用仍得視為商標權人之合法使用


蔡瑞森/陶思妤

我國商標以先申請先註冊為原則,申請註冊商標不須以有使用事實為要件。即使如此,商標的使用仍為維護商標權利之核心。如經濟部智慧財產局所發布之《註冊商標使用之注意事項》所言,商標的功能與註冊目的不僅在於取得商標權,還必須透過實際使用,才可以使消費者將商標與商品或服務產生連結,實現商標識別來源、品質保證及廣告等功能,彰顯商標的價值。

 

依據商標法第63條之規範,商標權人有使用註冊商標的義務。若商標權人連續3年以上未使用、僅使用其中一部分或變換加附記使用商標,都將使註冊商標遭到廢止。若商標權人未使用或繼續停止使用商標已滿3年,但其有授權他人使用商標時,被授權人之使用可視為商標權人使用,不構成廢止事由。然而,若商標權人與被授權人間之商標授權契約溯及既往失效,被授權人過去之商標使用是否仍得視為商標權人之商標使用,目前在實務上仍存有疑義。對此,最高行政法院於107年度判字第442號行政判決具體個案中指出,商標授權契約雖嗣後被解除,被授權人在授權期間基於信賴之商標真實使用仍得視為商標權人之合法使用。

 

本案參加人以「BENTLEY」申請註冊商標,經被上訴人經濟部智慧財產局核准指定使用於商品服務分類第九類「行動電話電池、行動電話⋯」等商品。上訴人主張系爭商標有商標法第63條第1項第2款之適用,向被上訴人經濟部智慧財產局申請廢止。上訴人指出,參加人所提出之商標使用證據商標使用授權合約書,授權方(即參加人)之代表人與被授權方之代表人均為同一人,足以推論該授權合約書有事後補簽、臨訟製作之可能,何況授權關係與系爭商標使用屬二件事,授權之意思表示並非商標使用之行為,無法以商標已授權即認定被授權人有使用商標之事實。

 

對此,最高行政法院揭示,商標之維權使用係重在其使用行為於客觀上是否使消費者將商標與商品或服務產生具體連結之事實,縱商標授權契約嗣後被解除,而使契約之效力溯及消滅,或因其他法律原因而無效,倘被授權人於授權期間,基於授權契約為有效之信賴,於客觀上對商標為真正實際使用,足使消費者將商標與商品或服務產生來源之具體連結,已實現商標作為識別來源之主要功能,亦可視為商標權人有合法使用商標。

 

最高行政法院針對本案事實進一步說明,本案授權契約簽訂時參加人之代表人亦為被授權人之代表人,固然有雙方代表之情事,但縱使雙方所簽訂商標授權契約之效力應適用我國公司法第108條準用第59條及第223條規定,且參加人之股東於事後亦否認上開契約,致其無效,若被授權人於上開授權期間係依授權契約對系爭商標為真實使用,其使用仍應視為參加人之商標維權使用。
 

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