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專利請求項部分無效後的授權契約效力問題
專利授權契約簽署後，如果發生部分專利或部分請求項被撤銷、或被實質限制權利範圍之情形，專利授權契約之效力會如何被影響呢？包括：被授權人能否拒絕支付或請求減少權利金？能否解除授權契約？最高法院2018年8月8日107年度台上字第755號判決或可作為啟發。
本件專利權人與被授權人就美國A、B、C三專利（下合稱「系爭專利」）簽署專利授權契約（下稱「系爭契約」），授與被授權人「得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）授權產品」，其中「授權產品」係指系爭契約附件所示「包括但不限於所有被授權人使用自己或客戶品牌經銷之產品，和任何被授權人使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品」；而被授權人應定期針對授權產品之銷售資訊提出銷售報告，並給付權利金。系爭契約並就如有請求項遭無效時有所約定，即如果發生系爭契約第 4條所稱「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」之情形，被授權人有權免除系爭契約所有義務。
專利權人起訴係主張被授權人未給付權利金，亦未交付銷售報告書，經催告無效後，專利權人乃終止系爭契約，並起訴請求被授權人提出終止前之銷售紀錄及給付權利金。被授權人則抗辯，「被授權人支付權利金」應與「專利權人擔保系爭專利之每一專利均應有效且可行使」立於互為對待給付之關係，且授權人所授權之技術應為授權產品所使用之技術。惟雙方簽約後，A專利遭美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）撤銷請求項至僅餘第5、7項，另B及C專利則經美國加州中區地方法院（United States District Court for the Central District of California，C.D. Cal.）作成專利範圍之限縮解釋，而除去上開權利瑕疵後，該專利剩餘請求項之所有技術，對被授權人無任何利益，且系爭產品亦未使用剩餘請求項，故主張依民法第226條及第256條等規定，解除系爭契約，並拒絕專利權人提供該剩餘請求項之授權，請求全部不履行之損害賠償。
智慧財產法院第二審判決（2016年4月28日104年度民專上字第20號，下稱二審判決）基於下列理由，維持第一審所為命被授權人提出相關銷售紀錄之決定，但減少被授權人應付之權利金金額：
1、 系爭契約之授權範圍應解釋為，被授權人的任何授權產品只要有使用系爭專利任一請求項，均在系爭契約授權範圍內。因A專利尚剩餘第5、7項，而B、C專利專利均未遭無效，本件並無系爭契約第 4條所稱「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」之情形，被授權人無權免除所有合約義務。
2、 系爭專利剩餘請求項既仍為有效，雖被授權人之系爭產品均未使用系爭專利剩餘請求項之技術，然此係其對專利權人所提供可使用之系爭專利有效請求項捨棄不用，不能以此主張對被授權人無利益，故本件不能主張民法第226條及第256條。
3、 至於授權金金額部分，二審判決認為，被授權人雖不能依照系爭契約第4條之約定免除全部之給付義務，但於系爭契約簽署後，即發生A專利請求項部分無效之情事變更，非被授權人於簽約時所得預料，依其原有效果亦顯失公平，應准被授權人依民法第227條之2規定請求減少給付權利金。
雙方均不服二審判決，故均分別提出上訴至最高法院，最高法院審理後，認為二審判決部分判決就「給付權利金」部分有下列之違法，故將該部分廢棄發回；至於就專利權人請求被授權人提出銷售紀錄之部分，最高法院則認為二審判決並無違誤，故駁回被授權人此部分之上訴：
1、 被授權之系爭產品均未使用系爭專利剩餘請求項之技術，既為二審判決所所認定，則系爭產品似非屬於系爭契約所稱「授權產品」之範疇，則二審判決以系爭產品之銷售金額計算授權金，而為被授權人不利之判斷，即有判決違法。
2、 再者，依系爭契約第4 條約定，顯見被授權人就契約履行中，系爭專利請求項可能發生全部被實質限制範圍或被宣告無效，其有權免除該合約所有義務之情事，已能預料，換言之，本件並未超出其依系爭契約原有效果足以承受之風險評估，自難認有何情事變更，二審判決以民法第227條之2規定准予減少給付權利金，即有判決違法。
從本件可發現，專利授權契約於簽署前，應思考如何清楚且具體界定授權範圍，本件所生的爭議即在於系爭契約將授權產品（授權範圍）與「會侵害至少一個授權專利請求項」相掛勾，則當部分專利請求項無效後，授權產品（授權範圍）即有可能因此發生變化而滋生疑義。另外，在部分專利請求項無效時，授權金是否及如何調整等，亦可於專利授權契約中事先約定，如無約定，即可能會回歸準據法的相關規定（如：台灣民法有關權利瑕疵擔保、一部給付不能之規定等），而徒增法律適用的不確定風險。