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商標應積極防止成為通用名稱而遭廢止



商標必須具備商標識別性,始得註冊取得商標權,但如因客觀條件,相關事業或消費者已無法依該商標表彰商品或服務來源,該商標喪失其識別性,該商標將可能因成為通用名稱而無法繼續受到商標相關法令保護,因此,商標權人應積極防止其註冊商標成為通用名稱。

 

商標註冊後,若因商標權人不當使用或容忍第三人為商品名稱之使用,而使該商標變成指定商品的通用名稱者,將喪失商標的識別功能,而構成商標法第63條第1項第4款規定廢止註冊之事由。例如,「貓眼」曾為註冊商標,但其後已成為道路夜間反射標記或反射器製造業者通用的名稱,失去商標所應具有的識別功能。其他外文商標,諸如「Aspirin」、「Escalator」、「Videotape」,目前已成為通用名稱,不在具備商標識別性。

 

因此,使用註冊商標時,應避免將註冊商標當成產品的名稱、代名詞或同義字使用。一般商標註冊後會成為通用名稱,通常是因為該註冊商標產品創新上市,在市場上大受歡迎,消費者在購買時,直接以該註冊商標稱呼其產品,或業者推出類似產品時,以該註冊商標稱呼之,久而久之變成該產品的代名詞,而為消費者或業者所通用,致喪失商標指示來源的功能,無法再使消費者辨識其產品的來源。

 

依據智慧財產局所公布施行之「註冊商標使用之注意事項」,為避免註冊商標變成指定商品的通用名稱,可參考的使用方法之一是將商標與產品名稱一起使用,以商標作為「形容詞」,用來指示(描述)產品的來源。又公司研發成功新產品,尤其在該產品領域為首創時,應於上市之初即清楚告知消費者該產品的名稱為何,避免消費者不知如何稱呼該新產品,而直接以商標稱呼。其次,商標是否已經變成產品的通用名稱,主要的判斷依據是該商標留存在消費者心目中的印象及主要涵義是產製者或產品名稱。因此,使用註冊商標的方式,應儘量以明顯方式呈現,以引起消費者注意,並認識它是商標。又商標經註冊者,得標明註冊商標或國際通用註冊符號®,作為強化及提示消費者認識其為註冊商標的方法,並藉以提醒第三人避免侵權,進而維護商標權。

 

更重要者,商標權人應該積極採取行動制止他人不當使用註冊商標的行為,也是維護自己商標權益的重要手段。例如「VELCRO」商標有時經消費者或商家錯誤作為「魔鬼氈」或「黏扣帶」之普通產品之通用名稱使用,但該商標之商標權人則相當積極針對他人不當使用或稱呼或註冊而可能使「VELCRO」變成通用名稱之行為,發出警告函澄清或採行其他必要之法律行動。
 


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