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專利權人於民事訴訟程序中提出合法專利更正,非屬訴訟標的之變更

吳詩儀


專利權人經公告取得專利權後,得申請更正說明書、申請專利範圍或圖式。因此,在專利侵權訴訟中,一旦被控侵權人提出足以證明所涉專利不具可專利性之先前證據時,專利權人即可能為了克服專利有效性之缺陷,於訴訟程序進行中向經濟部智慧財產局提出專利更正之申請。此時,依據智慧財產案件審理細則第32條之規定,除了該更正之申請顯然不應被准許,或依准許更正後之請求範圍不構成權利之侵害外,法院仍應斟酌更正程序之進行程度進行審理。

 

然而,當專利權人請求法院以更正後之專利申請範圍進行審理時,是否會構成民事訴訟法上訴訟標的之變更,還是僅為攻擊防禦方法之補充,實務上即有不同見解。

 

所謂訴訟標的,係指經原告主張並以原因事實特定後,請求法院審判之實體法上法律關係,因此,基於不同之原因事實所主張之權利,即為不同之訴訟標的(最高法院105年台上字第702號民事判決意旨參照)。一旦認定為訴訟標的之變更,依據民事訴訟法規定,訴狀送達後原則上不得任意為之,除非經他造同意,或是符合法律所定之特定情形(例如主張之基礎事實同一,或僅係擴張或減縮應受判決事項之聲明等)。因此,訴訟標的之變更以及攻擊防禦方法之補充,兩者之區別實益,即在於認定合法性之法令及標準不同。

 

實務上有認為,基於專利之各請求項均可獨立作為主張權利之依據,且為認定專利有效性、判斷侵權以及計算損害賠償之重要基礎,故申請專利範圍一旦更正,必然導致法院判斷所依據之基礎事實之實質變更,因而將此一變更視為訴之變更,此見解即為智慧財產法院104年度民專上更(一)字第7號、101年度民專上字第28號、99年度民專上字第12號等民事判決所採。

 

然更多實務判決認為,專利權人提出專利申請專利範圍之更正,僅為爭執專利有效性之常見防禦方法之一種,因此多允許專利權人於訴訟程序中提出更正,且於審查其更正認應准許後,依更正後之請求項進行專利有效性及侵權爭點之判斷,以保障專利權人藉由更正防禦其專利權有效性之機會。

 

近期智慧財產法院即針對此一議題,於106年9月14日作成之106年度民專上字第17號民事判決中,明白表示申請更正之內容屬於申請專利範圍之減縮、請求項之刪除、及誤記之訂正,仍包含於原主張之申請專利範圍內,故非屬訴訟標的之變更,僅為事實上之更正以及原攻擊防禦方法之補充。

 

由此可知,因更正申請,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,故實務上趨於認定一旦更正符合法定要件,即屬防禦方法之補充,非為訴訟標的之變更。
 


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