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專利說明書敘述之先前技術應認為是專利申請當時所屬技術領域中具通常知識者之一般性知識或技能



依據專利法之規定,若一發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,不得取得發明專利;此即所謂判斷發明「進步性」之規定。近期實務上逐漸重視建立「專利申請當時所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準,以基於此技術水準判斷發明是否具有進步性。但於專利舉發程序中,一專利從申請到核准然後被舉發,其間可能已經經過數年甚至十數年,欲建立甚多年前申請專利當時的所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準,實非易事。最近,最高行政法院106年度判字第266號判決指出一種定義專利技術領域中具有通常知識者的技術水準之方法如下:

 

專利說明書敘述之先前技術應認為是專利申請當時所屬技術領域中具通常知識者之一般性知識或技能,可作為判斷由引證案或引證案之組合是否能使一專利技術被輕易思及或完成之依據。

 

該案之背景是鴻海公司的一件專利(下稱「系爭專利」)被舉發,行政法院一審認為專利不具進步性,鴻海公司不服,主張一審法院既然已經簡化爭點為「原證1是否足以證明請求項23不具進步性」,即不應自行引用系爭專利說明書自述之先前技術,以此與原證1之內容彼此組合,然後認定系爭專利不具進步性;一審法院自行引用系爭專利說明書自述之先前技術,已經超出審理之爭點,顯有訴外裁判之違失;鴻海公司亦因未料及法院將系爭專利敘述之先前技術與原證1組合而否定系爭專利進步性,故未能即時向智慧局提出更正申請專利範圍之申請。

 

本件在技術爭點上,針對鴻海公司主張原證1之「凸出部」與系爭專利之「凸出部與插孔區域」不同,最高行政法院指出:「倘專利權人對於其創作之發明所屬技術領域具通常知識者之一般知識或技能之程度或內容已在說明書中為具體說明,或就創作當時所習知之技術已為界定時,亦應認該說明書中所界定之習知技術,即為創作當時所屬技術領域具通常知識者普遍知悉之一般知識或具備之普通技能」,以此說明一審法院加入系爭專利說明書自述之先前技術之內容作為判斷系爭專利不具進步性之根據的作法,係合於專利法之規定,並無訴外裁判之問題。一專利自述之先前技術,通常是該領域熟知之先前技術,固然不錯;惟,從欲保護好不容易取得之專利的角度而言,最高行政法院此一判決理由不免讓想要申請專利之人認真思考該如何適當地於專利說明書中揭露其發明欲改良之先前技術。

 

附帶一提的是在程序面上,最高行政法院發現一審法院曾曉諭舉發人(即一審原告)應強化關於所屬技術領域中具有通常知識者能依先前技術提供之教示或動機輕易完成系爭專利之論證,又曾詢問鴻海公司是否已提出更正之申請,故認為訴訟程序已然完備,並無「法院未適度公開心證,致專利權人未及申請更正情形」;且一審法院縱然引入新證據(即系爭專利所自述之先前技術),根據智慧財產案件審理法准許於專利舉發行政訴訟中引入新舉發證據以利紛爭一次解決之目的,法院於向當事人曉諭爭點、使其充分辯論之程序完備,而專利權人經自行判斷仍未向法院表明以提出更正之申請時,法院均得就全案撤銷舉發不成立之行政處分,命智慧局為撤銷專利權之處分。實則,此為目前行政訴訟之實務操作;故受到舉發不成立之有利決定的專利權人於行政訴訟中仍不可掉以輕心,尤其,於進行極為迅速的行政訴訟程序中,若面臨對造提出新的先前技術證據時,不論法院心證揭露是否完整,均必須迅速作出是否要進行更正的決斷。

 


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