首頁 >> 新知 >> 理律新知 >> Newsletter >> 智慧財產法院關於專利「貢獻度」之最新發展


智慧財產法院關於專利「貢獻度」之最新發展

簡秀如/黃柏維


智慧財產法院針對專利侵權訴訟損害賠償之計算,向來依據專利權人依專利法第97條所主張之計算方式進行認定。現行專利法雖未明文規定計算損害賠償時應審酌涉訟專利對於被控侵權產品之貢獻率,然歷來不乏侵權人據以主張作為調整損害賠償額之基礎,智慧財產法院對此見解雖不盡一致,惟今年7月5日甫做成的103年度民專訴字第48號判決針對貢獻度之適用情況與判斷基準作了詳盡的說明,足供未來判斷專利侵權案件探討貢獻度之參考。
 
過往智慧財產法院少數採納貢獻度概念計算損害賠償額之判決中,約可分成兩種類型:
 
(一)專利與侵權產品可輕易分離者,諸如99年度民專訴字第156號判決(麥克風元件之於手機產品)、100年度民專訴字第63號判決、101年度民專上字第4號判決(胎緣固定套板之於輪胎),該等案件所涉專利內容,概屬機械、裝置類之發明,與系爭侵權產品均可輕易區別為不同之部件,法院方採用貢獻度進行調整損害賠償額。
 
(二)系爭專利僅為侵權產品上相關眾多專利一部分者,如104年度民專訴字第25號判決,專利權人起訴主張系爭產品侵害其3項專利,經智慧財產法院作成中間判決認定系爭產品僅侵害其中一項專利,法院進一步認為該項專利對系爭產品之貢獻度僅占三分之一,亦即侵權人侵害該項專利所獲得之利益應為系爭產品總利益的三分之一,此亦為法院適用貢獻度概念之案例。
 
然而,上述類型是否必然就適用貢獻度來計算損害賠償額,並非無疑,蓋並無一明確可資依循的標準足供參考,直到新近作成的103年度民專訴字第48號判決對此給了完整而具有說服力的論述:該案侵權人主張製造系爭產品所需之技術非僅系爭二項專利,尚有多達數百種技術始能竟其功,且至少已可證明系爭三產品上有三件有別於系爭二專利之專利技術存在,故系爭二專利不足以造就系爭三產品之銷售利潤,還需以系爭二專利之貢獻度計算合理之銷售利益云云,智慧財產法院指出:「法院於認定侵害專利權之損害賠償金額時,應否納入被侵害之專利權對於侵權產品整體價格之貢獻度時,應綜合考量專利技術對於該產品整體所產生之效用增進、消費者之購買意願、市場一般交易情形等因素決定之,不應僅以某產品上使用多少數量之專利,而直接按專利數量之比例分配。換言之,考量專利技術對於侵權產品價格之貢獻度,除了技術層面之考量(例如該專利技術對於提昇產品功能之助益為何?係增進產品之主要功能或附隨功能?欠缺該專利技術,產品是否仍能達成主要之功能)之外,尚涉及經濟層面之考量(例如該功能之增進是否足以影響消費者之購買決定?專利與非專利元件物理上可否拆分?可拆分之元件是否可單獨成為交易客體?一般交易習慣等),並非單純之數學問題」。法院並認為該案系爭專利一、二之技術內容(記憶體寫入操作方法)涉及系爭NAND Flash Memory產品主要功能及效用之提升,無論由結構上或功能上均無從與系爭產品之其他部分強行區分,於計算侵害專利權之損害賠償額時,無須另外計算系爭專利對於系爭產品價格之貢獻度;縱認應計算其貢獻度,亦應認其貢獻度為100%。
 
由上揭判決可知,智慧財產法院明確肯認只有專利元件可輕易與侵權產品分離者,才有考量系爭專利貢獻度之必要,而在專利部件與侵權產品難以切割分離之情形,應以「侵權產品整體價值」計算損害賠償額;縱認應考量其貢獻度,應以100%計算之。且所謂「難以分離」並不侷限於物理上可否拆分,而應包含技術層面、經濟層面、結構上與功能完整性等不同面向的綜合考量。至於專利數量是否僅占系爭侵權產品專利數目之一部分並非採納貢獻度的判斷因素,而應綜合考量專利技術對於該產品整體所產生之效用增進、消費者之購買意願、市場一般交易情形等因素決定。
 
事實上,智慧財產法院100年度民專訴字第61號判決亦呼應上述論點,明確指出「被告辯稱系爭專利僅占DVD6C之400件專利之一,故原告得請求之金額應除以400云云,然被告所製造之光碟是否均須使用DVD6C之400件專利、系爭專利與其餘399件專利之分擔授權金之比例為何,均未見被告舉證以實其說,其逕以DVD6C之專利有400件,即認原告僅能請求400分之一,尚不足採。且原告系爭專利係DVD規格書之一部分,其技術特徵附著於整個光碟無從單獨分離,且若缺乏系爭專利則該光碟即無價值,足見系爭專利對該光碟貢獻度係占百分之百,被告認應以400分之一賠償原告損害,並無理由。」此與103年度民專訴字第48號判決見解相同。
 
綜上,即使實務上對貢獻度於個案是否及如何適用之意見尚未完全趨於一致,然可看出智慧財產法院傾向綜合審酌專利對侵權產品之整體影響,並就個案實質判斷是否採納以及如何認定貢獻度,非率然採取侵權人純就專利或請求項之數量所為之量化計算,在產品之結構及功能日益複雜化、產業鏈分工愈趨精細,一項產品上往往有多重專利技術堆疊的今日,法院此等見解有助於專利權人請求其應得之權益,殊值肯定。

TOP