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最高法院要求均等侵權判斷應詳加調查證據確認是否有實質差異



專利侵權與否之判斷, 依據現行專利侵權判斷要點及法院實務,原則上係先將專利範圍(請求項)中的特徵拆分,以利與被控侵權物之特徵逐一比對。拆分之原則為將能夠獨立執行特定功能、得到特定結果的特徵作為比對之單元,以便能在第一階段的「文義讀取」之判斷後,對於經判定不符合文義讀取之技術特徵進行第二階段「均等侵權」之判斷。在均等侵權判斷階段,原則上採用所謂的「三部測試(triple identity test)」,亦即,分析請求項中不符合文義讀取之各技術特徵的「技術手段、功能、結果」,將其與被控侵權物所對應之技術手段及因此產生之功能與結果一一比對,於三者「實質相同」時始可認定構成均等侵權。另一種可採行之判斷方式為「無實質差異測試「(insubstantial difference test)」,亦即系爭專利之請求項與被控侵權對象的對應技術特徵之間的差異為非實質改變(insubstantial change)者,或者對應技術特徵之置換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者於侵權行為發生時所已知,且置換後所產生之功能為實質相同者。二種方式的目的均在避免他人事實上採用了某專利技術而僅在技術手段上作非實質改變造成文義不讀取,即輕易脱免侵權責任。

 

一般而言,機械或電機類專利的請求項特徵,比較適合拆解成能夠獨立執行特定功能、得到特定結果的作為比對單元之特徵,故通常採用三部測試判斷是否構成均等侵權。惟,近期最高法院有一判決認為僅以一般的三部測試判斷仍有未足,應就被控侵權人提出之諸多證據與主張詳加調查、判斷專利與被控侵權物是否確實無實質差異,始得認定侵權。茲摘要該案例如下:

 

智慧財產法院於1049月作成103年度民專上字29號關於侵害自行車輪轂專利之判決,其不但採用「三部測試」,且亦已論及「無實質差異測試」,均得出被控侵權產品均等侵害該專利之結論。案經上訴,最高法院於106424日作成106年台上字585號判決,廢棄智慧財產法院的判決,其主要理由為:

 

1.     系爭專利一獨立請求項中有四個技術特徵並未文義讀取,可見兩者構造確有不同。

2.     兩者因某些構造上差異,造成作動方式不同;尤其,依據系爭專利實施之產品,「消費者牽動自行車時,必須在牽動之前,需要再以腳或手扳動踏板往後轉動,才能使踏板不會轉動,顯帶給消費者較多之不便與麻煩。」

3.     被控侵權人稱:其產品係實施其自身的新型專利M440895,而經濟部訴願會已指出系爭專利與M440895號專利不同。(作者註:經查被控侵權人之M440895號專利曾遭受本案專利權人以系爭專利作為前案提起舉發,但經濟部訴願會與智慧財產法院均認為M440895號專利與系爭專利不同,具進步性。

 

最高法院認為以上三點均攸關兩者在對應技術特徵上之技術手段、功能及結果是否確實相同而無實質差異,應詳細調查;而原審僅以兩者均係運用凸輪或類似之原理,即認定二者係採用實質相同之方式、發揮實質同一功能、產生實質相同之結果,惟,具有通常知識者是否確能輕易思及兩者差異處且能輕易置換技術特徵,仍有待釐清。

 

就前述第3點而言,邏輯上,被控侵權人實施自身專利仍有可能構成侵權(即,其專利係利用他人專利技術之「再發明」),而專利侵權比對仍應以系爭專利之請求項特徵與被控侵權人所做之「產品」進行比對,至於被控侵權產品是否實施另一專利,乃另一問題。然而,最高法院可能是顧慮到若果真被控侵權產品是實施「另一專利」,而該「另一專利」已經被同一法院基於通常知識者之立場認定不同於系爭專利技術時,此時新型專利M440895舉發不成立一事與本件專利侵權案雖形式上屬不相關聯案件,仍有事實面上可能出現矛盾的問題。至於技術面,消費者最終使用時之自行車操作方式不同,未必會影響「三部測試」之判斷結論。因為系爭專利產品與被控侵權產品於消費端之操作方式不同未必是直接由於請求項所載技術特徵以及被控侵權產品之對應技術特徵所導致。

 

本案中,最高法院發回並要求智慧財產法院就被控侵權人提出之主張與證據作「全面」調查後,再以具有通常知識者之角度判斷能否輕易置換完成,以決定是否有實質差異。智慧財產法院於更審時將如何因應上開見解,而為妥適之調查與判斷,有待觀察。

 


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