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未揭露專利某一特徵且發明目的與功效相異之先前技術難以使技藝人士產生組合動機輕易完成該專利之發明



 

關於專利所載之發明相較於先前技術是否具進步性之判斷,一向是困難的課題;因為進入「進步性」判斷的階段,表示並無任何一件檢索到的先前技術與該發明完全相同,因此必須以申請專利當時的該技術領域中具有通常知識者(以下簡稱「技藝人士」」之技術水準,針對先前技術與該發明之間的差異,判斷是否僅簡單地修改先前技術即能輕易完成該發明。在專利舉發程序中,為了證明技藝人士能夠根據先前技術輕易完成一發明,舉發人經常引用兩件甚至三件先前技術,說明技藝人士能夠參考這些先前技術之內容並將其彼此組合、修正而輕易完成該發明。

 

然而,近年智慧財產法院對於組合兩件或以上的先前技術可證明一專利之發明不具進步性之主張,常要求進一步舉證或說明技藝人士確有「組合動機」組合複數個先前技術。2013年至今的專利審查基準中,均指出:該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識,是否有動機而明顯結合相關先前技術,應就下列事項予以考慮,不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機:

(1)  先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性;

(2)  先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性;

(3)  先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性;

(4)  先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議。

 

然而,專利舉發人或者是智慧局審查官是否可因先前技術與涉案發明符合前述四點中之任何一點,即斷定技藝人士有動機組合複數個先前技術?事實上,專利審查基準並未如此規定。

 

究竟以何種具體標準判斷技藝人士是否有動機組合先前技術並據以完成一發明,智慧財產法院於20175月作出之105年行專訴字第65號判決提供之見解可供參考。該案為專利舉發行政訴訟案件,被舉發之專利為關於機車後座腳踏板位置之發明(涉案發明)。專利舉發人提出兩件機車領域的先前技術(引證資料),主張技藝人士可組合這兩件先前技術、輕易地完成該發明。這兩篇先前技術均揭露機車後座設有腳踏板,但後座腳踏板設置之位置均與涉案發明所述位置不同。針對這類常見機械結構進行之發明或改作,法院認為技藝人士無法由這兩件先前技術獲得組合動機、不能輕易完成涉案發明。茲整理法院之見解如下:

 

1.  進步性之審查,應確實依據引證資料所載之技術或知識,針對發明之技術內容,綜合發明之目的、功效,研判其是否克服選擇或結合之困難度,而獲得突出的技術特徵或顯然的進步。未審酌引證資料,僅依專利說明書之內容逕予認定系爭專利串列歇腳(即後座腳踏板)之技術特徵可以輕易思及,有違進步性之判斷原則。

2.  涉案發明之目的與功效在提高機車「後座人」的墊腳舒適性,第一先前技術之目的在提高「駕駛員」之擱腳舒適性,第二先前技術之目的在避免腳踏墊支柱過大,故二先前技術之發明目的與功效均與涉案發明不同。

3.  第一與第二先前技術均未揭露涉案發明之後座腳踏板位置特徵。

4.  第一與第二先前技術之發明目的與功效相異,僅根據此二先前技術之技術內容,難認技藝人士有組合之動機。

 

法院之判斷方式為:於綜合比對涉案發明先前技術技術內容目的功效,確認涉案專利與先前技術之間存在的差異程度後,再比對二先前技術之內容;因二先前技術彼此的發明目的、功效亦非相同,故認為難以使技藝人士產生組合動機、並進一步輕易思及涉案發明之內容。

 

於判斷常見機械結構之改良發明是否具有進步性時,應如何避免後見之明,本身即是一難題。法院要求確實且交叉比對先前技術與涉案發明之技術內容、發明目的、功效之見解,對此實具參考價值。

 


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