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OEM並非當然為商標授權



OEM(委託加工製造或代工)之定義為何?OEM是否構成商標使用?OEM究竟是否即為商標授權?乃實務相當重要之爭議問題。
 
依據智慧財產局制定之註冊商標使用之注意事項,於我國享有商標權之商標權人如係外國人之情況,國內廠商受該商標權人之委託,於我國生產該商標商品,回銷至其本國或第三地,即為國際貿易上俗稱之OEM(委託加工製造)或ODM(委託加工設計),因該商標商品乃在我國生產,且該商標使用之類型乃符合國內業者從事國際貿易之商業交易習慣,因此,此OEM之行為,得認為係該商標權人於我國有商標使用之行為。依智慧財產局之立場,似認為OEM仍構成商標使用,只不過該商標使用,應視為商標權人於我國之商標使用行為,並非OEM之商標使用行為。
 
然而,針對侵權案例之實務見解,多數法院之見解則完全不同。多數法院認為,如為外國商標權人委託製造之代工,純為製造產品回銷外國,僅受委託人指示完成標示商標的商品並交貨予委託人,且產品亦無流入國內市場,因代工者並無以自己之意思於市場行銷之目的,自非該商標之使用人。惟若代工者產製超過受託商品之數量,另將該部分之商品行銷國內市場,則主觀已由代工之意思,轉變具有行銷目的之意圖,可構成商標之使用,若非經我國商標權人之同意,自不得為之。
 
智慧財產法院104年度民上商字第19號民事判決針為授權爭議事件,更進一步釐清OEM與商標授權之差異。智慧財產法院指出,商標授權乃被授權人得以自己之名義於商品製造後銷售,但如為OEM,則應係於商品製造後將商品交付給委託人,不得將商品自行對外銷售,OEM並非商標授權。

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